商标评审委员会：2014年商标评审案件行政诉讼汇总分析(4)

　　3. 在相同近似判定中放弃专用权部分是否应予以比对。在第8540714号商标驳回复审案中，我委认为申请商标与第8521444号引证商标构成近似商标。法院在一审程序中认为：“引证商标的文字部分WELLS FARGO已放弃专用权，故引证商标的商标专用权范围仅限于其图形部分。该部分不能阻碍申请商标的正当注册与使用，申请商标与引证商标未构成近似商标。对于文字部分其不享有商标专用权，即商标权人无权禁止他人使用该部分。既然对文字部分不享有商标专用权，其亦不能成为阻碍在后商标注册的有效比对部分。
　　因为在适用商标法进行商标近似比对时，在先商标能够成为在后商标获准注册的权利障碍，在于在先商标早于在后商标获得注册商标专用权，即在先商标享有商标专用权是近似性比对的起点和基础，商标近似性比对的其他原则均要以满足此基本要件为前提。”故判定申请商标与引证商标未构成近似商标。
　　实践中存在商标注册人放弃商标某组成部分专用权的情形。台湾地区商标法第二十九条规定：商标图样中包含不具有识别性部分，且有致商标权范围产生疑义之虞，申请人应声明该部分不在专用之列；未为不专用之声明者，不得注册。可见，依据台湾地区商标法，放弃专用权部分应该是不具有识别性的部分，但是目前大陆地区商标法和商标法实施条例并未就商标注册人放弃商标图样部分专用权规定相关要求，因此实践中也出现了类似本案中引证商标这样放弃具有显著识别部分专用权的情形。
　　就申请商标放弃部分专用权的情形，即使其为了获准注册放弃部分具有显著识别的图样，在对其进行比对时也应以其整体与他人在先商标进行比对。因为他人在先注册商标的权利是完整的，即使在后申请注册商标申请人放弃相同近似部分的专用权，就消费者而言也可能产生混淆，对此，实践中并无太大争议。但是对于类似于本案，在先注册的引证商标放弃了部分具有显著性部分的专用权，在对相同近似进行比对时，是应该仅比对其具有专用权的部分，还是应该就引证商标整体与他人在后申请注册商标进行比对，目前尚存在一定争议。
　　本文认为，厘清该问题还应从商标确权程序中对商标相同近似进行比对的立法目的出发进行分析。商标法第三次修改延续了商标局对商标注册申请进行相对理由审查的做法，这体现了商标法立法者保护商标专用权与维护消费者权益并重的价值选择。通过商标确权机关的审查，避免他人在后申请注册的商标与他人在先注册商标构成使用在相同或类似商品的相同或近似商标，这不仅是为了维护在先商标注册人的利益，更是为了维护广大消费者的利益，避免消费者产生混淆误认。
　　因此，与商标侵权案件中需对在先注册商标的权利范围进行明确划分不同，在商标确权行政程序中，审查员在对商标近似进行比对时考虑的是两商标共存于相同或类似商品上引起相关公众混淆误认的可能性，只要具有这种可能性，即应判定两商标构成近似商标。即使引证商标中部分具有显著识别的图样已放弃专用权，但是还原消费者在市场上的实际消费状态时，其不会去查验该商标的注册证，其无从知晓该商标的某显著识别部分其实是放弃专用权的。
　　在这种情况下，若他人在后申请注册的商标与该商标整体构成近似，则消费者仍然有产生混淆的可能。因此，在商标确权审查程序中，即使在先申请注册的商标放弃了部分具有显著识别性的商标图样，审查员也应就该商标整体与他人在后商标进行比对，判断消费者产生混淆误认的可能性。只有在商标注册人启动的商标侵权程序中，才应如一审判决中所述，划清其商标权的范围，对他人是否构成商标侵权进行实际的判断。
　　（二）商品类似的判定2014年一审败诉案件中，因商品类似判定问题败诉的比例较2013年下降6%，这主要是由于2013年我委因商品类似判定败诉的案件中有超过一半的案件是有关第25类商品类似判定的，而在2014年的决定与裁定中，我委依据与法院达成的共识，对第25类商品基本是全部判定为类似商品，我委因此败诉的案件也大幅减少。但与此同时，商标确权行政程序中，商标评审程序与商标局注册审查程序、异议程序的统一协调问题也不应忽视。(作者：徐琳，来源：国家工商总局商标评审委员会转载自知产库)