商标评审委员会：2014年商标评审案件行政诉讼汇总分析(3)

　　2.对共存协议的考量以下是2014年二审程序中，法院采信共存协议，判决撤销我委决定/裁定的部分案件。
　　

 

　　实践中，在系争商标与引证商标明显构成使用在相同或类似商品上的相同或近似商标时，系争商标申请人有时会提交其与引证商标所有人之间达成的商标共存协议，依此请求判定准予系争商标注册。关于共存协议在商标近似判定中的作用，目前存在两种观点：
　　一种观点认为，作为市场中的理性经济主体，在先商标权人签署共存协议时必然已经对系争商标注册不会损害其利益进行了判断，从商标权的私权属性和意思自治的角度出发，将在先商标权人签署共存协议视为对其私权的自由处分，除非有充分的证据证明共存协议侵害了消费者的利益，或者会损害公共利益或垄断公有资源（参见北京市高级人民法院（2013）高行终字第281号判决）。另一种观点则认为，鉴于《商标法》的基本原则是避免相关公众产生混淆误认，而在申请商标与引证商标构成近似商标的情况下，即便双方达成共存协议，亦不会改变相关公众混淆误认这一后果，因此，共存协议不会使系争商标具有可注册性（参见北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第1174号判决）。
　　本文认为，虽然商标权是一种私权，但商标却承载了一定的社会公共职能，对消费者而言，借助商标可以大大降低其在市场上的搜寻成本。商标法律制度中的“禁止混淆”原则并非仅仅为了保护在先商标权人的利益，也是为了维护消费者的利益。因此，双方当事人签订了共存协议并不能成为系争商标获准注册的充分条件，但共存协议可以作为“排除混淆可能性的证据”加以考量。是否采信共存协议应考虑以下几个因素：
　　一是商标的近似程度和商品的类似程度。若两商标构成使用在相同商品上的相同商标，则共存协议也不能排除混淆的可能性，不会使系争商标具有可注册性。
　　二是双方当事人对市场格局是否有明确的划分，并约定了避免混淆的合理必要措施。若共存协议仅仅是表明了在先权利人对他人注册商标的认可，而并无关于通过限定彼此商标使用的商品或者对市场格局进行划分等避免混淆的合理必要措施，则该共存协议并不能成为排除混淆可能性的充分证据。例如，在第8533178号“RAGE及图”商标驳回复审案中，申请人提交了与引证商标所有人之间达成的共存协议，商评委与两审法院均认为虽然共存协议指出申请人与在先权利人面向的消费者不同，但是申请人并未提供证据证明在先权利人并不在计算机游戏软件商品上使用引证商标。在申请商标与引证商标的标志本身以及使用商品等方面近似程度较高的情况下，有理由相信申请商标使用在计算机软件（已录制）等商品上与引证商标使用在计算机游戏软件商品上容易导致相关公众的混淆误认，两商标构成了使用在相同或类似商品上的近似商标。
　　三是共存协议不能存在明显损害公共利益的情形。在第7358249号图形商标驳回复审案中，商评委与北京市第一中级人民法院均判定申请商标与引证商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标，申请人在二审程序中提交了其与引证商标所有人达成的商标共存协议。北京市高级人民法院虽然在二审判决中表达对商标共存协议的积极态度，但同时考虑到申请商标图形是化学分子结构领域众所周知的结构图形，属于公有资源。尽管双方达成了商标共存协议，但是申请商标将属于公有资源的分子机构图形使用在第5类原料药等商品上，会损害公共利益，不当垄断公有资源。因此，判定申请人关于其已与引证商标权利人达成共存协议，申请商标应予注册的上诉主张不能成立。(作者：徐琳，来源：国家工商总局商标评审委员会转载自知产库)