涉外定牌加工的商标侵权问题研究——兼评最高院“PRETUL”案及江苏高院“东风”(6)

发布时间：2016-01-18 09:51商业秘密网点击率：

　　从以上事实可以总结出三点：第一，上柴公司“东风”商标早于印尼PT ADI公司注册；第二，印尼PT ADI公司涉嫌在海外抢注“东风”商标，在印尼与上柴公司有诉讼历史；第三，常佳公司明知上述事实，并曾承诺不再继续侵权。

　　针对以上事实，江苏高院在判决中强调了一种必要的审查和注意义务，也即国内受托企业须对委托方的商标注册情况进行确认，若外方是使用权人，还须审查授权链条是否完整、有效；同时，查询商标是否与国内权利存在冲突，如有则需与国内权利人沟通协商等。由于本案涉及到国内驰名商标海外遭抢注的特殊问题，法院除了依据国内商标法之外，还考虑了推动国际贸易发展的现实需求，有倡导诚信的商标注册氛围，遏制恶意抢注行为之目的。本案中印尼PT ADI公司抢注“东风”商标的恶意其实十分明显，而印尼当地法院也许出于保护本地企业的目的而最终判决“东风”商标归于印尼企业。此种情况下，如果恶意抢注我国驰名商标的印尼企业可以借定牌加工的法律漏洞，委托中国企业为其加工生产大量产品运往印尼销售，挤压我国上柴公司在印尼的销售市场，严重损害我国企业的海外利益，于法于理都不可容忍。但是对于国外企业的行为我国法律无法触及，因此在这样的情况下，对于我国受委托加工企业的审查和注意义务就必然要相应地提高。

　　本案中，从常佳公司曾经作出保证的这一事实可以推定其明知印尼PT ADI公司有恶意抢注国内驰名商标的嫌疑，明知为印尼公司加工产品并出口印尼销售会损害我国企业在海外的利益，仍然继续进行定牌加工，应属于没有尽到合理的注意和避让的义务。因此，江苏高院最终认定这种情况下的定牌加工行为其构成商标侵权。

　　实际上，最高人民法院在PRETUL案的判决中也考虑了必要的审查义务。与“上柴”一案不同的是，PRETUL案中，国内受托加工企业已经审查了储伯公司的商标权证和商标注册文件等，已经尽到了合理审查义务，另外，国内商标权人莱斯公司受让获得的PRETUL商标实际上很可能是案外人许浩荣抢注的国外商标，具有不正当性。而法律定不能纵容不诚信的行为大行其道，因此在衡量各方利益时，法律的天平必然不能向涉嫌抢注的一方倾斜。

　　（本专题由华东政法大学知识产权专业2015级研究生苏粲整理、编写）原载于《东方知识产权》电子期刊第50期

　　[1] 刘迎霜：《涉外贴牌生产中的商标侵权问题研究》，载于《国际贸易问题》，2013年05期，第169页。

　　[2] 江苏省无锡市中级人民法院(2006)锡民三初字第24号民事判决[3] 深圳市中级人民法院（2001）深中法知产初第55号。

　　[4] 浙江省高级人民法院 (2005) 浙民三终字第284号民事判决书。

　　[5] 福州市中级人民法院 (2007) 榕民初字第405号民事判决书。

　　[6] 广州市中级人民法院（2005）穗中法行初字第10号行政判决书、广东省高级人民法院（2006）粤高法行终字第22号行政判决书。

　　[7] 刘迎霜：《涉外贴牌生产中的商标侵权问题研究》，载于《国际贸易问题》，2013年05期，第171页。

　　[8] 上海市高级人民法院（2009）沪高民三（知）终字第65号，上海市第一中级人民法院（2008）沪一中民五（知）初字第317号。

　　[9] 福建省高级人民法院（2007）闽民终字第459号民事判决书。

　　[10] 义乌市人民法院（2007）义行初字第84号。

　　[11] 江苏省高级人民法院（2012）苏知民终字第0297号民事判决书。

　　[12] 参见2004年2月18日北京市高级人民法院公布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(京高法发[2004]48号)13条。