涉外定牌加工的商标侵权问题研究——兼评最高院“PRETUL”案及江苏高院“东风”(5)

　　当然，即使是判例法国家的类比推理，前提也必须是两个案件的事实具有一定程度的相似性，因此最高院的这一判决并不意味着可以运用到所有定牌加工案件的审判中，一味地认定定牌加工行为并不侵犯商标专用权。虽然“PRETUL”案将对同类案件的裁判产生重大、深远影响。但这并非代表最高法院对涉外定牌加工最终的全部意见。关于涉外定牌加工的法律问题，仍有很大的探讨空间。

　　七、江苏高院强调“必要审查义务”

　　就在最高人民法在PRETUL案中给出定牌加工行为不侵犯商标权的判决之后不久，江苏省高级人民法院对另外一起涉外定牌加工商标侵权案件进行了审判，并认定加工企业常佳公司的行为侵犯国内商标权人的商标专用权。虽然同是定牌加工问题而判决结果不同，但这绝不是“打脸”最高法院的观点，只因具体问题还需具体分析。

　　（一）案情简介

　　原告上海柴油机股份有限公司（简称“上柴公司”）在柴油机等商品上注册了“东风”图文组合商标，2000年被认定为驰名商标。

　　2013年10月1日，印尼PT ADI公司以“DONG FENG（东风）”商标持有人的身份委托江苏常佳金峰动力机械有限公司（简称“常佳公司”）以该商标生产柴油机及柴油机组件，出口至印尼销售。印尼PT ADI公司是一家在印尼注册成立的公司，其于1987年1月在印尼注册“东风 DONG FENG”商标，核定于柴油发动机等商品上。

　　2013年10月8日，常佳公司向常州海关申报出口柴油机配件，运抵国印尼，该批货物上的标识与上柴公司涉案商标相同。上柴公司主张常佳公司未经其许可，在柴油机等同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，构成商标侵权，遂向法院提起诉讼。

　　常州中院一审认为：侵犯商标权的本质即是对商标识别功能的破坏，非识别商品来源意义上的使用行为，不构成商标法意义上的商标使用行为。本案中，常佳公司依照委托人提供的印尼商标证书生产制造涉案柴油机配件且全部出口印尼，其在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为，在我国境内不具有识别商品来源的功能，不构成商标法意义上的商标使用行为，故常佳公司的行为不构成商标侵权。遂判决驳回上柴公司的诉讼请求。

　　上柴公司不服一审判决，上诉至江苏高院。二审法院在该院先例的判决思路中确立并完善了“必要审查注意义务”的裁判标准。即虽然常佳公司的行为属于涉外定牌加工行为，但常佳公司系明知上柴公司涉案“东风”商标为驰名商标，且印尼商标持有人有抢注嫌疑，却仍受托贴牌生产，未尽到合理注意与避让义务，实质性损害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司的注册商标专用权。考虑到常佳公司所获取的利润仅仅是加工费，且被控侵权产品全部出口至印尼，未在我国市场上销售，对上柴公司的国内市场份额未产生影响等因素，最终二审法院判决常佳公司停止侵权、赔偿损失。[22]

　　（二）与最高院PRETUL案之对比分析

　　本案与最高院PRETUL案的事实部分存在一处明显的差异，也正是这一区别导致了两个案件的结果大相径庭。本案的特殊事实是：首先，上柴公司的涉案“东风”商标最早于1962年注册，“东风”牌柴油机也自上世纪60年代起就出口印尼等多个国家和地区，印尼PT ADI公司在后于1987年注册与上柴公司商标相同的中文“东风”商标。其次，上柴公司与印尼PT ADI公司就“东风”商标权属在印尼法院进行过长期诉讼，最终印尼最高法院认定“东风”商标归印尼PT ADI公司所有。最后，常佳公司曾经就其擅自使用“东风”商标生产柴油机报关出口至印尼，涉嫌侵犯上柴公司“东风”商标权的行为与上柴公司达成过补偿协议，常佳公司保证不再发生此类侵权行为。(作者：苏粲，来源：华政东方知识产权)