涉外定牌加工的商标侵权问题研究——兼评最高院“PRETUL”案及江苏高院“东风”(4)

　　六、最高人民法院对定牌加工问题表态

　　近日，最高人民法院对一起历时5年的涉外定牌加工商标侵权纠纷案件作出终审判决。最高院认为，在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。判决书指出：商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。

　　（一）案情简介

　　莱斯公司是第3071808号“PRETUL及椭圆图形”商标权人，该商标核定使用的商品为第6类，包括家具用金属附件、五金锁具等。

　　2010年，亚环公司受墨西哥TRUPERHERRAMIENTASS.A.DEC.V.（储伯荷拉密斯塔斯公司，以下简称储伯公司）委托，为其定牌加工挂锁产品，并全部返销回墨西哥。2010年12月31日、2011年1月6日，宁波海关分别查获亚环公司自该海关出口至墨西哥的被控侵权挂锁若干箱。该两批挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上均带有“PRETUL”商标，而挂锁包装盒上则均标有“PRETUL及椭圆图形”商标。该产品包装盒及产品说明书还用西班牙文特别标明：“进口商：储伯公司”和“中国制造”以及储伯公司的地址、电话、传真等内容，相关的包装盒及产品说明书上并未标注亚环公司的名称、地址、电话等信息。

　　储伯公司系设立于墨西哥的一家公司。该公司在墨西哥等多个国家和地区在第6、8等类别上注册了“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”商标，其中注册号为770611、注册类别为第6类的“PRETUL”商标于2002年11月27日在墨西哥注册。该公司申明亚环公司生产的标有“PRETUL”商标的所有型号的挂锁均是根据该公司的授权而生产，并全部出口至墨西哥。

　　2011年1月30日，莱斯公司以亚环公司未经许可，擅自生产、销售带有“PRETUL”商标挂锁的行为侵害其注册商标专用权为由，诉至原审法院。

　　（二）法院观点

　　案件的争议为，亚环公司之行为是否构成侵犯莱斯公司“PRETUL”商标专用权的行为，以及亚环公司之行为是否属于商标法意义上的商标使用行为。

　　最高人民法院认为，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

　　法院认为，商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。也就是说是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。[21]

　　（三）该判决的意义

　　这么一来最高法院的态度也十分明确了，也就是认为定牌加工中贴附的标志并不能起到商标的识别作用，不能被认定为商标意义上的使用，即定牌加工行为并不侵犯商标权人的商标专用权。业内人士认为，这是最高人民法院对涉外定牌加工商标侵权问题的首次正式表态，必将对同类案件的裁判产生重大、深远影响。尽管我国不是判例法国家，即便是最高人民法院的判决也对我国的相关司法没有约束力。但是最高人民法院毕竟是我国最高层级的审判机构，其具有一定的指导意义，下面各级法院或多或少地会遵照最高法院判决中的规则进行审判。(作者：苏粲，来源：华政东方知识产权)