涉外定牌加工的商标侵权问题研究——兼评最高院“PRETUL”案及江苏高院“东风”(2)

　　（二）认定定牌加工行为不侵权的案例

　　认为定牌加工行为不构成侵权的理由主要是，由于该定牌加工的商品没有在国内销售，因此所贴的商标并不在国内市场发挥识别商品来源的功能，不可能导致相关公众的混淆，也不会损害国内商标持有人的利益，因此不侵犯中国境内商标权人的权利。这种观点得到不少权威人士的认可，也越来越多地在司法判决中体现出来。

　　法院认为，损害事实是侵权行为成立的必备要件之一。商品全部出口至委托方所在国，并未进入我国流通领域，国内市场的相关公众无法接触到该商品，也就不存在发生混淆和误认的可能性，故不会破坏我国注册商标的识别功能，从而损害我国注册商标权人的利益。由于没有损害事实的发生，该种涉外贴牌加工行为不构成商标侵权。

　　以上只是对部分案件进行梳理，从以上的判决结果以及其他检索到的数据可以看出审判实务界态度的转变。从时间上可以显示出一定的趋势，2006年前后，我国各地法院多数认定涉外定牌加工行为构成侵犯商标专用权，而2007年以后，我国法院则大多倾向于定牌加工行为不侵犯商标专用权。这与我国在相应阶段颁布的司法文件有一定关系，以下将作具体介绍。

　　三、我国的司法文件对定牌加工行为的规定

　　（一）京高法2004年《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》

　　早在2004年，北京市高级人民法院就曾针对涉外定牌加工行为是否构成商标侵权的问题作出过明确答复，认为不构成侵权，因为不会导致混淆。其在2004年2月18日公布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》[12]第13条规定：“受境外商标权人委托贴牌加工的商品仅用于出口，其商标与权利人的注册商标相同或者近似的，其行为是否构成侵权？回答：造成相关公众混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。贴牌加工是基于有权使用商标人的明确委托，并且受托贴牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。”

　　（二）京高法2006年《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》

　　但是北京市高级人民法院于2006年3月7日颁布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》[13]却删除了该条的规定，并声明京高法发 (2004) 48号解答废止。该解答第21条规定：“承揽加工带有他人注册商标的商品是否构成商标侵权？回答：承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿责任”。

　　（三）《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》

　　2009年，最高人民法院颁发了司法指导意见，[14]《意见》第18条要求：完善有关加工贸易的司法政策，促进加工贸易健康发展。认真研究加工贸易中的知识产权保护问题，抓紧总结涉及加工贸易的知识产权案件的审判经验，解决其中存在的突出问题，完善司法保护政策，促进加工贸易的转型升级。妥善处理当前外贸“贴牌加工”中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。(作者：苏粲，来源：华政东方知识产权)