涉外定牌加工的商标侵权问题研究——兼评最高院“PRETUL”案及江苏高院“东风”(3)

　　其指出对涉外定牌加工纠纷的裁判，不能都认定为商标侵权；应结合个案，视加工方是否尽到必要的审查和注意义务等具体情况，合理认定加工方的侵权责任。

　　（四）《关于对〈“贴牌加工”出口产品是否构成侵权问题〉的复函》

　　2010年7月1日，最高法办公厅在回复海关总署《关于对〈“贴牌加工”出口产品是否构成侵权问题〉的复函》中明确指出：“（涉外定牌）产品所贴商标只在我国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能，我国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆误认……此种情形不属于商标法第52条规定的侵犯注册商标专用权的行为。”[15]

　　四、台湾地区的相关规定

　　我国台湾地区经济发展初期也是靠大量的代工起家的，上世纪七八十年代大量进行贴牌加工贸易，台湾地区称之为“回销行为”。直到现在台湾地区的定牌加工产业规模仍然领先亚洲， 这在很大程度上归功于台湾地区的政策支持和各部门的通力配合。台湾地区的“司法院”、“高等法院”、“法务部”、“经济部智慧财产局”对定牌加工行为的态度都是一致且明确的，即认为定牌加工中对标识的使用不会对台湾地区的商标专用权造成侵犯。

　　为进一步研究“回销”行为是否侵犯台湾地区的注册商标专用权，台湾地区“司法行政院”分别于1983年和1993年两次专门召开研讨会进行论证，两次研讨的结果都认为不侵权，认定这是一种贸易形态，不应受到商标法相关规定的约束，“自无庸负侵害商标之责任。”国际定牌加工是将加工成品销往委托商拥有商标专用权的国家，并不对内销售，也没有流入台湾地区市场的可能。为了有利于本地区企业接单，回销行为不应该视为商标法中的使用行为。[16]

　　五. 学理争论

　　（一）认为侵权

　　对于定牌加工的问题，学界一直争论不休，也不乏优秀的文章对此进行讨论。有观点认为，涉外定牌加工中使用他人注册商标的行为原则上属于构成侵犯商标专用权的行为。涉外定牌加工的产品不在我国境内销售，虽然不会导致相关公众混淆，但是，“混淆可能”并不是构成商标侵权的必要条件。且在相同商品上使用相同商标的情况下，所谓的“推定混淆”是绝对推定，不能通过相关证据来推翻。涉外定牌加?工产品虽然用于出口而不在本国销售，但并不属于过境货物，因此定牌加工仍属于具有营利性质的商业活动的范畴。[17]

　　（二）认为不侵权

　　而更多的观点则是支持定牌加工行为并不侵犯中国境内商标权人的权利，因为加工货物不在国内销售，不会在国内发挥识别商品来源的功能，不可能导致相关公众的混淆。[18] 其理由可以归纳为以下几点：

　　（1）贴牌行为不会造成市场的混淆，在这些案件中，所涉贴牌的商品并不在中国销售，也即贴牌产品和国内商标持有人的产品在不同的国家销售，面临的是不同的消费者，不可能造成混淆或误认。

　　（2）不会对国内商标持有人造成损害。贴牌商标只在制造加工过程中出现，并未进入消费流通领域。贴牌加工行为（3）贴牌加工企业的贴牌行为并非商标法意义上的商标使用。旧《商标法》第52条规定未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标属于侵犯注册商标专用权的行为。但是，作为商品标志来说，商标只有投入市场才可视为使用，商标的基本功能在于识别性，即区别不同商品和服务的来源，因此商标只有在商品的流通环节才能发挥其功能，也才有可能给使用者带来物质利益。贴牌加工的的商品目标市场是国外市场，在中国该商标并没有真正使用过，因而不构成侵权。[19]出口环节查获的定牌加工商品，并未真正进入流通领域， 尚未面对真正的消费者，因此并非商标法意义上的使用行为，因而不构成侵权。相关的司法判决可见，上海柴油机股份有限公司诉江苏洋马柴油机有限公司侵犯商标专用权案。类似观点在2012年最高人民法院(2012)行提字第2号判决中亦有体现，该判决书指出：“商标的基本功能在于商标的识别性，即区别不同商品或服务的来源，因此商标只有在商品的流通环节中才能发挥其功能。委托中国大陆境内厂家生产加工商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，不属于《商标法》第31条规定的“使用”。 [20](作者：苏粲，来源：华政东方知识产权)