张伟君VS孔祥俊:微信商标确权案为什么不应适用商标法第8条!(2)

　　二作为商标构成要件的"区别能力"的含义
　　在商标法中，“区别能力”（capable of distinguishing）和“显著特征”（distinctive character）是两个既有紧密关联，又有所区别的抽象概念。
　　英国的《商标审查指南》指出，“区别能力”是要保证一个标志能够使公众识别商品的来源，这是这个标志成为商标的基本前提；经常提及的例子是：“肥皂”这个词是不具有区别能力的，因此不能注册为肥皂的商标。[4]要求一个标志具有区别能力，其实是一个非常低门槛的要求，“Ad 2000”商标案确立的判定一个标志是否具有区别能力的标准是：只要求该标志“并非不能”（not incapable）将申请人的商品与他人的商品区别开来。[5]
　　而在依照这个定义所作出的一系列判决中，法院实际上却是在重复谈英国《商标法》第3（1）（b）-（d）条[6]的规定。因此，第1（1）条/第3（1）（a）条（区别能力的要求）与第3（1）（b）-（d）条（显著特征的要求）规定存在交叉关系，“不具有区别能力”与“缺乏显著特征”看起来似乎是一回事。[7]有学者甚至将“区别能力”与“显著特征”明确相提并论：“一个具有区别能力的标志就是说它是具有显著性的”；而“不具有区别能力的标志则常常是指那些描述性的标志”。[8]在判断一个商标是否具有显著性时，首先就是要判断其是否具有区别能力，“如果一般消费者能通过该商标来识别商品，那么，该商标就是具有显著性的。”[9]
　　虽然如上述学者所言，区别能力的要求与显著特征的要求之间确实存在一定的交叉（overlapping），但是，两者还是有所不同：
　　首先，不具有区别能力是比缺乏显著特征更为严重的后果。如果一个标志是因为不符合“区别能力”的要求而被拒绝注册，是无法挽救的，一般来说是无法通过使用而获准注册的；而如果是缺乏显著特征的，仍然存在将来被注册的可能--如果该标志通过使用实际上获得了显著特征。[10]
　　其次，一个标志不具有区别能力的情形是极为罕见的。欧盟内部市场协调局（OHIM）的第三复审委在Wm Wrigley Jr.公司申请注册单色商标（light green）一案的裁决中指出，具有“区别能力”的条件是很容易满足的；只有当一个标志是“完全在发挥描述或技术功能”时，或者当这个标志“完全是通用标志”时，才会落入不具有区别能力的情形。比如，“肥皂”就完全是个描述性的符号。类似的，即使所有的水果来源都是由一个公司所控制的，“香蕉”这个词也无法成为一个商标。[11]
　　再次，缺乏显著特征的标志并非必然就不具有区别能力。如Jacob法官在British Sugar诉Robertson案中所指出的，“如果一个商标表面上不具有显著性（普通描述性或赞美性的词汇会落入这一类情形），但是，只要事实上它还是具有显著特征的，那么，它必然还是具有区别能力的。”[12]
　　从以上英国以及欧盟对“区别能力”含义的分析和解释来看，判断一个标志是否具有区别能力的标准或者方法很大程度上与判断一个商标是否具有显著特征是相重叠或者说类似的。
　　虽然两者并不完全等同，不具有区别能力比缺乏显著特征的后果更为严重、情形更为罕见，但是，“判定一个标志是否具有区别能力，实质上也是分析某类商品的相关公众或普通消费者是否将该词汇看成是与众不同的或者说具有显著性的”[13]；“在绝大多数的情形，测试是否具有区别能力的关键还是（英国《商标法》）第3（1）（b）-（d）条（关于缺乏显著性、描述性标志和通用标志）的规定”[14]。虽然我们无法得出缺乏显著特征的标志就一定不具有区别能力的结论，但完全可以得出这样的结论：具有显著特征的标志必然也是具有区别能力的标志。[15](作者：同济大学 张伟君，来源： 知产库)