关于北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》的评述(2)

　　5、指南2013中第四个亮点是取消了意见2001中关于“多余指定”的内容。关于意见2001中的“多余指定原则”，在业界有着较多的争议，虽然意见2001用了9条来规范多余指定原则的适用，防止其滥用，但是在具体案件中法官对于该原则的把握存在较大差异，使得对保护范围的解释存在一定的不确定性。在指南2013中第30条明确规定，“判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征，并以权利要求中记载的全部技术特征与被诉侵权技术方案所对应的全部技术特征逐一进行比较”，并且进一步通过第31条，进一步强调“被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个或多个技术特征，或者有一个或一个以上技术特征不相同也不等同的，应当认定其没有落入专利权保护范围”，从而否定了所谓的“多余指定原则”。否定“多余指定原则”，其意义在于：权利要求书的作用是确定专利权的保护范围，即通过向公众表明构成发明或者实用新型的技术方案所包括的全部技术特征，使公众能够清楚地知道实施何种行为不会侵犯专利权。只有对权利要求书所记载的全部技术特征给予全面、充分的尊重，社会公众才不会因权利要求内容不可预见的变动而无所适从，从而保障法律权利的确定性。只有严格专利权利要求的解释，准确确定专利权保护范围，充分尊重权利要求的公示性和划界作用，才能防止不适当地扩张专利权保护范围、压缩创新空间、损害创新能力和公共利益。
　　6、指南2013中第五个亮点是对多种具体的侵权行为的概括与归纳，是对多年来成熟的审判经验的总结，具有较强的针对性和可操作性。比如第89条将（1）以不同制造方法制造产品的行为，（2）委托他人制造或者在产品上标明“监制”等类似参与行为，以及（3），将部件组装成专利产品的行为等行为，明确认定为制造发明或者实用新型专利产品行为；如第101条，将利用专利方法直接获得的原始产品、以及对原始产品进一步加工所获得的后续产品，认定为属于使用依照该专利方法直接获得的产品，而对该后续产品的进一步加工、处理，不属于使用依照该专利方法直接获得的产品的行为；如在第92条，将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件或中间产品，制造另一产品的，明确属于对专利产品的使用行为；以及95条，将侵犯他人专利权的产品用于出租的，明确认定属于对专利产品的使用行为。
　　7、指南2013中第六个亮点是将“间接侵权”纳入了“共同侵权”部分，从而规范了司法实践的不同认定和做法。在意见2001中从73条至80条对于间接侵权进行了规定，但是我国现行专利法中并未规定专利间接侵权制度，对于专利间接侵权行为的判定只能依据《民法通则》第130条“二人以上共同侵权造成他人损害的，应当承担连带责任”以及最高院《关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见（试行）》（以下简称“民通意见”）第148条第1款“教唆、帮助他人实施侵权行为的人，为共同侵权人，应当承担连带民事责任”的规定进行处理。而且，业界对于间接侵权的认定标准一直争论不断，尚未有主流的说法。因此，在指南2013中将“间接侵权”纳入了“共同侵权”的范畴，一方面避免了概念上的混乱，另一方面也与其上位法和最高院的司法解释相一致，不失为一种明智的做法。
　　8、相对于意见2001，指南2013所带来的变化颇多，概括说来包括：
　　1）发明、实用新型专利的保护范围的解释相对规范、明确。例如，指南2013第11条，将对权利要求的解释限定在包括澄清、弥补和特定情况下的修正三种形式；指南2013第13条规定在解释权利要求，可以使用的资料的顺序：首先是使用专利说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案以及生效法律文书所记载的内容；只有在以上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献及所属技术领域的普通技术人员的通常理解进行解释。在指南2013第14、15条中，对于权利要求与专利说明书出现不一致或者相互矛盾、或者从属权利要求包含了应当记载在独立权利要求中的必要技术特征的，法院将解释或者修改权利要求的权利交给了专利复审委员会；指南2013第16条将对于功能性技术特征的解释，限定在结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，但是也同时给出了两个例外：a）以功能或效果性语言表述且已经成为所属技术领域的普通技术人员普遍知晓的技术名词一类的技术特征；b）使用功能性或效果性语言表述，但同时也用相应的结构、材料、步骤等特征进行描述的技术特征。同时还首次明确了步骤顺序对方法专利权利要求的作用（指南2013第18条）以及对于以方法特征限定的产品权利要求,方法特征对于专利权保护范围的限定作用（指南2013第19条），还明确了对于实用新型专利权利要求中包含非形状、非构造技术特征的，该技术特征应当用于限定专利权的保护范围，并按照该技术特征的字面含义进行解释，解决了业界在这一问题上的争议。(作者：王 勇，来源：北京泛华伟业知识产权代理有限公)