捐献原则是对专利侵权判断适用等同原则的必要限制——评广东美的(2)

　　一、主题名称对专利保护范围具有限定作用

　　《中华人民共和国专利法实施细则》第二十一条规定，发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，前序部分应写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征。划分独立权利要求的前序部分和特征部分的依据是“一份最为接近的现有技术”。申请人申请专利时是根据自己认为最接近的现有技术来撰写其独立权利要求，划分前序部分与特征部分的界限。然而，申请人检索现有技术的手段有限，审查员在实质审查过程中常常会发现比申请人认为的最接近的现有技术更为接近的现有技术。在能够授予专利权的情况下，审查员有可能要求申请人在说明书的背景技术部分补充引证该现有技术，并重新划分其独立权利要求的前序部分和特征部分。在无效宣告请求程序中，请求人又可能举证出比审查员检索的最接近的现有技术更为接近的现有技术。此时，即使作出维持专利权有效的审查决定，一般也不会再要求专利权人重新划分其独立权利要求的前序部分和特征部分。因此，发明或者实用新型专利权的保护范围是由前序部分记载的技术特征和特征部分记载的技术特征共同决定的，而并非仅仅由特征部分记载的技术特征决定。前序部分和特征部分的划分在专利侵权纠纷案件的审理或者处理过程中并不起什么作用。此外，2010年版《审查指南》对于“主题名称”也有明确规定，权利要求的主题名称应当与权利要求的技术内容相适应；主题名称在专利授权程序中可以修改，使权利要求符合新颖性和创造性，但在专利无效宣告程序中不得修改。正因为如此，发明和实用新型专利主题名称属于前序的组成部分，所限定的技术特征应纳入专利权利要求的保护范围。具体到本案，由于专利复审委决定涉案专利符合新颖性和创造性的理由称：本专利中实际所要解决的技术问题是实现挡板的可拆装。因此，涉案专利主题名称中“可拆装”这一功能性技术特征，在进行侵权判断时不能忽略。

　　二、捐献原则是对专利侵权适用等同原则的必要限制

　　专利制度自诞生以来，就试图在专利权人利益与保护公众利益之间寻求平衡。确立捐献原则的价值取向就是保护公众对专利公示的信赖利益。捐献原则是美国联邦巡回上诉法院最早确立的对适用等同原则的限制性措施，1996年Maxwell v. J.Baker,Inc.一案是一例典型代表。法官在判决中指出，在说明书中予以披露，但是没有纳入保护范围的主题视为捐献给社会的原则，同样适用于等同侵权的判断。这一原则已经被我国的司法实践所采用。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定，对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。专利权人出现捐献的原因大致有两种情况：一种是疏忽大意；另一种是专利权人在申请专利时为更容易获得授权而提出较小的保护范围，在专利侵权诉讼中再利用等同原则扩大专利保护范围。但无论是哪种情况，专利权人都应当承担捐献的法律后果。在司法实践中，应当强调专利权利要求的公示作用，维护社会公众对专利公示的合理信赖利益。具体到本案，涉案专利的“可拆装”包含“可拆卸”和“可安装”两个功能。而被诉侵权的安装挡板安装到空调主机之后，一旦拆卸卡爪就无法正常使用，不具有“可拆卸”的功能性技术特征。虽然涉案专利说明书并不支持“可拆卸”的功能性技术特征。但由于专利权人在撰写专利权利要求时，明确增加了“可拆卸”的功能，客观上缩小了专利保护范围。按照捐献原则，在侵权案件中，专利权人不能再随意将已经捐献给公众的技术方案再纳入专利保护范围。(作者：，来源：)