京知院:替他人推销与眼镜行不类似(附判决书）

　　知产库按：

　　商评委认为争议商标指定使用的第35类替他人推销等服务项目与引证商标指定使用的第42类眼镜行服务（包括修理和加工）服务项目在服务内容、服务方式等方面存在交叉。

　　京知院认为争议商标在实际使用的服务中是否与引证商标混淆误认与本案无关。

　　案号：

　　商评委:商评字[2016]第34607号

　　一审:(2016)京73行初2823号

　　一审合议庭：

　　袁伟 贺志鹏 张博

　　裁判要旨：

　　争议商标核定使用的替他人推销等服务与引证商标核定使用的眼镜行服务项目在服务内容、服务方式等方面均不同，虽然两商标均包含“博士”，其标识构成近似，但是指定使用在不相同亦不类似的服务上，若共存于市场不致造成相关公众的混淆误认。

　　附一审判决书：

　　北京知识产权法院行政判决书

　　（2016）京73行初2823号

　　原告博士眼镜连锁股份有限公司，住所地广东省深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心502。

　　法定代表人亚历山大·刘（AlexanderLiu），董事长。

　　委托代理人林琳，广东君逸律师事务所律师。

　　委托代理人柯凌峰，广东君逸律师事务所律师。

　　被告国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区茶马南街1号。

　　法定代表人赵刚，主任。

　　委托代理人周阳，国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。

　　第三人江苏淮安博士眼镜有限公司，住所地江苏省淮安市淮海东路136号。

　　法定代表人金崇进，董事长。

　　委托代理人郑文君，江苏天之权律师事务所北京分所律师。

　　委托代理人李文静，江苏天之权律师事务所实习律师。

　　原告博士眼镜连锁股份有限公司（简称博士眼镜连锁公司）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服被告国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2016年4月20日做出的商评字［2016］第34607号关于第6348736号“博士眼镜”商标无效宣告请求裁定（简称被诉裁定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。

　　本院依法受理后，组成合议庭进行了审理，并通知与被诉裁定具有利害关系的江苏淮安博士眼镜有限公司（简称江苏博士眼镜公司）作为第三人参加本案诉讼，于2016年8月11日依法公开开庭审理了本案。原告博士眼镜连锁公司的法定代表人亚历山大·刘和委托代理人林琳、柯凌峰，被告商标评审委员的委托代理人周阳，第三人江苏博士眼镜公司的委托代理人郑文君、李文静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

　　被诉裁定系商标评审委员会针对江苏博士眼镜公司就博士眼镜连锁公司获准注册的第6348736号“博士眼镜”商标（简称争议商标）提出的商标无效宣告请求而做出，该裁定认定：

　　争议商标“博士眼镜”完整包含第1400719号“博士”商标（简称引证商标）的“博士”，二者已构成近似商标。争议商标指定使用的第35类替他人推销等服务项目与引证商标指定使用的第42类眼镜行服务（包括修理和加工）服务项目在服务内容、服务方式等方面存在交叉。

　　加之，江苏博士眼镜公司使用在第42类眼镜行服务（包括修理和加工）服务项目上的引证商标经过长期使用和大量宣传已具有较高知名度，在此情况下，争议商标在第35类替他人推销等服务项目上与引证商标共存于市场，易使相关公众误认为双方商标之间存在某种特定关联，从而对服务项目的提供者产生误认。因此，争议商标与引证商标已构成修改前《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第二十八条所指的情形。

　　依照修改前《商标法》第二十八条和修改后《商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，商标评审委员会裁定：争议商标予以无效宣告。

　　原告博士眼镜连锁公司诉称：
        被诉裁定认定事实错误，争议商标和引证商标核定使用的服务不构成类似，争议商标是原告已经被认定为驰名的第1091684号“博士及图”商标（简称第1091684号商标）的合法权利延伸，第三人存在恶意伪造证据的情况。综上，被告商标评审委员会认定事实不清，适用法律错误，请求法院撤销被诉裁定。

　　被告商标评审委员会辩称：
        其坚持被诉裁定中的认定意见，被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，做出程序合法，应予维持，请求法院驳回博士眼镜连锁公司的诉讼请求。

　　第三人江苏博士眼镜公司述称：争议商标和引证商标构成相同或类似商品上的近似商标，第三人商标具有较高的知名度，两商标共存于市场会造成相关公众混淆误认，争议商标的注册申请不是第1091684号商标的权利延伸。综上，被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，做出程序合法，应予维持，请求法院驳回博士眼镜连锁公司的诉讼请求。

　　本院经审理查明：

　　争议商标系第6348736号“博士眼镜”商标，由博士眼镜连锁公司于2007年10月29日提出注册申请，于2010年8月14日被核准注册，核定使用在第35类“进出口代理；拍卖；替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）”服务上，商标权专用期限至2020年8月13日。

　　引证商标系1400719号“博士”商标，由江苏博士眼镜公司于1998年4月21日提出注册申请，核定使用在第42类“眼镜行服务（包括修理和加工）”服务上，经续展，商标权专用期限至2020年5月20日。

　　第1091684号商标系第1091684号“博士及图”商标，由博士眼镜连锁公司于1996年5月21日提出注册申请，核定使用在第35类“推销（替他人）”服务上，经续展，商标权专用期限至2017年8月27日。

　　2015年5月4日，江苏博士眼镜公司向商标评审委员会提出商标权无效宣告。为支持其主张，江苏博士眼镜公司向商标评审委员会提交了相关商标信息复印件、企业情况介绍、市场占有率证明、荣誉证明复印件和公证书复印件、江苏省著名商标证书和淮安市知名商标证书复印件、广告宣传合同和票据及照片等复印件、产品和服务质量证明复印件、配镜单据复印件和相关公证书复印件、江苏博士眼镜公司参加相关公益活动的资料复印件、法律意见书复印件、品牌保护力度报告复印件等证据。

　　经查，上述证据包含分别加盖了“淮安市国家税务局第二税务分局业务专用章”和“江苏省淮安地方税务局第四税务分局”印章的纳税证明复印件两张。博士眼镜连锁公司则向商标评审委员会提交了企业历史资料、相关合同和票据复印件、相关媒体报道复印件等证据。

　　商标评审委员会于2016年4月20日做出被诉裁定。

　　在本案审理过程中，博士眼镜连锁公司向本院提交了企业经营相关资料复印件、相关合同和资质证书复印件、关于广告费用和经营数据的审计报告复印件等证据。此外，博士眼镜连锁公司还向本院提交了江苏省淮安市国家税务局和江苏省淮安地方税务局的回函、江苏省工商行政管理局和江苏省淮安市质量技术监督局的答复函、江苏省淮安市公安局清河分局立案告知单，用以证明江苏博士眼镜公司向商标评审委员会提交的纳税证明是伪造的，江苏省工商行政管理局和江苏省淮安市质量技术监督局已经对引证商标所获的著名商标和知名商标荣誉进行复查，且公安机关已经对江苏博士眼镜公司所涉嫌的刑事犯罪问题进行立案侦查。

　　另，在本案庭审中，本院要求江苏博士眼镜公司于庭审后三个工作日内对于相关纳税证明和引证商标所获的著名商标和知名商标荣誉的真实性提交书面说明，但截至本判决作出之日，本院未收到江苏博士眼镜公司的书面意见。

　　上述事实，有商标档案、被诉裁定书、双方当事人向商标评审委员会和本院提交的相关证据及当事人陈述等证据在案佐证。

　　本院认为：

　　一、关于本案的法律适用问题

　　2013年8月30日修正的《商标法》已于2014年5月1日施行，鉴于本案争议商标的核准注册时间处于2001年《商标法》施行期间，而本案被诉裁定的做出时间以及本案的审理时间处于2014年《商标法》施行期间，故本案涉及2001年《商标法》与2014年《商标法》的法律适用问题。鉴于本案争议商标为2014年《商标法》修改决定施行前已经核准注册的商标，故本案程序问题的审理应适用2014年《商标法》，而本案实体问题的审理应适用2001年《商标法》。

　　二、关于争议商标的注册申请是否属于2001年《商标法》第二十八条规定的情形

　　《商标法》第二十八条规定，申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

　　本案中，争议商标核定使用的替他人推销等服务与引证商标核定使用的眼镜行服务（包括修理和加工）服务在服务内容、服务方式等方面均不同，虽然两商标均包含“博士”，其标识构成近似，但是指定使用在不相同亦不类似的服务上，若共存于市场不致造成相关公众的混淆误认，商标评审委员会关于争议商标的注册申请属于2001年《商标法》第二十八条规定情形的结论错误，本院予以纠正。

　　江苏博士眼镜公司主张博士眼镜连锁公司实际使用争议商标是在眼镜销售服务上，对此本院认为，本案争议的焦点内容为争议商标的注册申请是否属于2001年《商标法》第二十八条规定的情形，即争议商标在替他人推销等服务与引证商标在眼镜行服务（包括修理和加工）服务上共存是否会造成相关公众混淆误认，争议商标在实际使用的服务中是否与引证商标混淆误认与本案无关，对于江苏博士眼镜公司的主张本院不予支持。

　　此外，商标评审委员会在被诉裁定中认定引证商标通过使用已经具有较高知名度，但是本案在案证据显示，江苏博士眼镜公司针对该事实提交的纳税证明并非由相关税务机关出具，相关机关亦正对引证商标获得的江苏省著名商标和淮安市知名商标荣誉进行复查，在此情况下，商标评审委员会应当对于引证商标是否已经通过使用具有了较高知名度这一问题重新进行审查。

　　另，鉴于本院已经认定争议商标和引证商标核定使用的服务不构成相同或类似服务，进而争议商标的注册申请不属于2001年《商标法》第二十八条规定的情形，故而对于争议商标的注册申请是否属于其在先注册的第1091684号商标的商誉延续这一问题本院不再予以评述。

　　综上，被诉裁定认定事实的主要证据不足、适用法律错误，本院应予撤销。博士眼镜连锁公司的诉讼请求具备事实及法律依据，本院应予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项、第（二）项之规定，本院判决如下：

　　一、撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会于2016年4月20日做出的商评字［2016］第34607号关于第6348736号“博士眼镜”商标无效宣告请求裁定；

　　二、国家工商行政管理总局商标评审委员会于本判决生效后就江苏淮安博士眼镜有限公司针对博士眼镜连锁股份有限公司的第6348736号“博士眼镜”商标提出的商标无效宣告请求重新做出审查决定。

　　案件受理费一百元，由国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（于本判决生效后七日内交纳）。

　　如不服本判决，各方当事人可于本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，按对方当事人人数提出副本，并预交上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。

　　审判长　　袁　伟

　　人民陪审员　　贺志鹏

　　人民陪审员　　张　博

　　二〇一六年八月二十五日

　　法官助理　　何　昊

　　书记员　　李晓帆

　

(作者：知产库 编辑，来源：京知院)