专利侵权救济中的禁令制度研究

　　为了适应加入世贸组织对我国知识产权保护的要求，同时结合目前国际知识产权法律领域的立法趋势，我国在入世之前相继修改了《专利法》、《商标法》和《著作权法》，加入了禁令制度。此后，最高人民法院又相继出台了关于知识产权领域临时措施的若干司法解释，以细化、充实立法规定，使该制度具有可操作性。但尽管如此，较之英美等国专利诉讼中的禁令制度的发展，我国在这方面还处于起步阶段，对于禁令的审查标准等诸多问题的实践尚处摸索之中。本文意在通过介绍、比较美国和我国专利侵权诉讼中的禁令制度，对该制度的内涵、种类以及禁令审查时考虑的因素进行阐述，并结合我国司法实践中的相应问题展开讨论。

　　一、问题的提出

　　近日，一则极其吸引人眼球的新闻标题出现在各大门户网站的头条中——“苹果iPhone 6在京被判侵权遭禁售”。仔细一看，原来是北京市知识产权局就“‘手机（100C）’（专利号：ZL201430009113.9）外观设计专利侵权纠纷”作出处理决定（京知执字（2016）854-16号），要求中复电讯、苹果电脑贸易（上海）有限公司分别停止“许诺销售、销售”和停止“销售”iPhone6、iPhone6 plus两款手机。随后，苹果公司立即对北京市知识产权局发起了不服该裁定的行政诉讼。这是继十年前iPad名字使用权诉讼，近年来小i机器人诉siri专利诉讼之后，苹果在中国再一次陷入侵权风波。同时，也应该是苹果公司首次在国内领到“禁止销售”的禁令。

　　那么专利禁令究竟是怎么样一种制度？其审查标准中又包含哪些要素？本文将梳理、介绍中美两国间禁令制度的概念、种类及其适用的审查标准的差异，以期对法律实践有所裨益。

　　二、我国禁令制度

　　实际上在2000年以前，我国知识产权法律中并没有规定“禁令”制度。为了满足加入WTO的最低要求，根据TRIPS协定对知识产权执法的的相关规定，在2000年后，我国分别修订了《专利法》、《商标法》和《著作权法》，并在原《专利法》第61 条、原《商标法》第57条和原《著作权法》第49条中增加了有关“诉前临时措施”的规定，正式确立了临时禁令制度在知识产权领域中的法律地位。[1]但原《专利法》第61条并未就如何执行诉前停止侵权行为的措施作出明确的规定，为此，最高人民法院又于2001年6月7日发布了《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》（下称“若干规定”），对申请禁令的主体、管辖、申请形式以及申请人应提交的证据等相关内容均作出了规定。通过对《若干规定》的分析探索，可对我国诉前禁令制度的审查标准有一个初步的研究。

　　（一）我国禁令制度的种类

　　在我国现有知识产权单行法、司法解释及行政法规中，对禁令措施的表述均为“诉前停止侵权行为”。因此，我国已在相关法律中明文确立了临时禁令制度的法律地位，无任何争议。

　　但与国外禁令制度的内涵相比较，我国现有的法律法规中似乎缺乏对永久禁令制度的相关规定。事实上，在我国学术界和实务界对永久禁令存在着两种不同的观点。有的观点认为：我国的停止侵权民事责任相当于英美法中的永久禁令[2]，主张权利人获得初步禁令和永久禁令有明确的法律依据。根据我国《专利法》规定，专利行政部门也可作出停止专利侵权的永久禁令。[3]从广义上讲，停止侵权相当于英美法上的禁令，包括临时禁令和永久禁令，从民事责任的角度看，停止侵权仅指永久性的禁令。[4]停止侵权“就是我们通常说的禁令，它禁止的是将来的一种行为，是专利权人提起诉讼的首要目的，也是专利审判的执法重点。”[5]但也有观点认为，在美国的专利法框架下，从法理、立法、司法的角度对永久禁令进行剖析后发现，我国的停止侵权不同于美国的永久禁令。永久禁令、停止侵权虽然都是在案件经过实质审理后，作出判决时给予胜诉方的一种救济，但是它们之间是有区别的。因此，我国的禁令制度是并不完整的，缺乏对永久禁令制度的相关规定。

　　（二）我国禁令制度的审查标准

　　我国在对诉前禁令进行审查时采取了类似美国的做法。根据我国《专利法》和相关司法解释，目前在司法实践中对诉前禁令的审査一般包括四个要件：

　　1.被申请人正在实施或即将实施的行为是否构成侵犯专利权，即是否存在侵权的可能性。对此要件的审查既不是一种形式审査，也不是完全意义上的实质审查。 从诉前禁令制度的设立目的出发，对于侵权可能性的认定，应适当从严。通常应依据申请人提供的单方证据进行审查：首先对申请人的主体资格进行审查，其次对专利的有效性进行审査，再次对被控行为侵权的可能性进行审查。认定侵权可能性，应当将申请人提供的单方证据与被控侵权产品进行对比分析，对于专业性较强的发明专利，主要依靠法官的心证和审判经验来确认侵权行为发生的可能性。当然，对这种审查的要求不能过于苛刻，因为对禁令证据的审查毕竟有别与对案件的全案审查，因此法律规定了申请诉前禁令必须提供担保。[6]

　　2.不采取禁令是否会给申请人的合法权益造成难以弥补的损害。 对于难以弥补的损失，应理解为既有财产损失，也应含有竞争优势、产品的市场占有率及商誉等方面的损失。

　　3.申请人提供担保的情况。法律规定了申请诉前禁令应提供担保，并规定了担保的形式为保证、抵押等，同时还规定了确定担保范围时应考虑停止有关行为所涉及产品的销售收入，以及合理的仓储、保管等费用，被申请人停止有关行为可能造成的损失及其他因素，但对担保数额没有作规定。审判实践中应由法官根据案情酌情确定，一般应以赔偿因禁令的执行给被申请人造成的损失为限。为平衡各方的利益，法律规定了当被申请人提出采取禁令给其造成的损失更大时，可以采取追加担保的补救措施。[7]

　　4.所采取的措施是否损害公共利益。如何界定公共利益，是审判责践中的难点问题。在法律对此没有明确界定的情形下，法官在审査案件中，应根据个案情况，具体问题，具体分析。[8]

　　三、美国禁令制度

　　禁令中的“临时禁令”或“中间禁令”制度最早起源于15世纪英国衡平法院为弥补普通法院救济的不足而发展起来的一种主要的临时性救济方式，旨在普通法束手无策是制止侵权行为的发生。而美国法中的禁令制度又发源于英国衡平法院的司法救济制度。

　　（一）美国禁令制度的种类

　　美国法中将禁令分为临时限制令（Temporary Restraining Order, TRO）、初步禁令（Preliminary Injunction）和永久禁令（Permanent Injunction）这三种。

　　其中，临时限制令和初步禁令属于临时性措施。临时限制令适用于诉讼前的阶段，法院可以根据申请人单方提供的证据作出。[9]临时限制令是法院在审查申请人是否有权获得初步禁令时颁发的禁止作出某种行为的命令，一般维持到作出初步禁令时。临时限制令持续时间通常不超过10天，且可以不就该限制令通知被申请人。[10]但在实践中，绝大多数的地区法院都会在核发限制令时给予通知。由于联邦民事程序规则第6（a）条的规定，10天的期限通常会被延长到至少14天。[11]同时，又因为联邦民事程序规则第65（b）条[12]的规定，可以将禁令延长至原期限的两倍，所以一项临时限制令最多可以延长至28天（日历日）。[13]

　　临时限制令的申请人在申请被受理时，应当继续申请初步禁令，否则法院将撤销临时限制令。初步禁令是在诉讼程序启动后至判决前，法院颁布的一种临时性的禁令，也可以由临时限制令转化而来。但是初步禁令不得在未通知被申请人的情况下作出，在绝大多数情况下，法院会就是否作出初步禁令进行听证，双方当事人均有机会提供证据并进行质证。同时，法院可以将实体审理提前与初步禁令的庭审一同进行。无论是否决定合并，临时禁令作出与否所依据的证据都可以成为实体审理时庭审记录的一部分，无需进行重复调查。[14]

　　永久性禁令的目的不同于临时禁令，不旨在维持现状（status quo），即当事人在案件实体审理结束前的处境，而是在无法通过赔偿方式对难以弥补的损害进行救济时给予胜诉的原告以适当的救济。[15]

　　（二）美国禁令制度的审查标准

　　1.临时禁令的审查标准

　　在美国，专利侵权诉讼的临时禁令[16]审查标准的成文法框架在近两百年中相对比较稳定，判断是否应当给予临时禁令救济的考虑因素通常包括：申请人是否能证明合理的实体胜诉可能性（reasonable likelihood of success on the merits）；如果不给予临时禁令的救济，是否会给申请人造成难以弥补的损害（irreparable injury/harm）；临时禁令颁发与否对双方当事人的损害程度，比较双方会面临的处境；临时禁令对公共利益的影响。[17]但上述四项因素均不是决定性的，地方法院还必须权衡和考虑每一个因素，并与其他因素进行比较，同时考虑救济的种类和数额。[18]

　　（1）合理的实体胜诉的可能性

　　美国法院要求临时禁令的申请人提供其有合理的可能获得实体胜诉（reasonable likelihood of success on merits）的证据.。法官判断权利人实体胜诉的可能性时，通常需要考虑禁令申请人对专利享有的权利（title）、专利的有效性（validity）、以及是否存在侵权行为（infringement）。在 1982 年联邦巡回上诉法院成立之前，地区巡回法院在专利侵权案件中对实体胜诉可能性的证明必须达到“没有质疑”（beyond question）的程度。[19]而在联邦巡回上诉法院成立之后，上诉法院对专利诉讼中临时禁令的考虑因素的标准采取了较此前宽松的态度，从而给予专利权人更大的获得临时禁令的可能性。虽然，各个考虑因素的分类不同，但上述三点是各国法院作出临时禁令时都必须考虑审核的基本问题。

　　（2）难以弥补的损害

　　在专利诉讼中，法院作出临时禁令以避免难以弥补的损害的情况通常包括：①对专利权利人名誉的损害，商誉的丧失，市场的混淆和/或失去在相关市场销售非专利产品的能力；②被控侵权人无力偿还可能发生的赔偿；③对原告市场份额和价格结构产生不良影响；④不采取禁令将鼓励其他人侵犯专利权；以及⑤原告的经营存续受到了侵权行为迫近的威胁。[20]

　　当然，另一方面，法院也会审查其他事实，以判断如果不准予临时禁令，原告是否会受到难以弥补的损害。以下情况，法院通常会倾向采取临时禁令措施：①被控侵权人正在收获因专利权利人在产品和市场发展上的实质性投资而产生的利益；②被告在相关产品市场上占有相当重要的份额；③原告和被告是直接竞争者，双方都试图影响同一顾客群；④原告的专利将很快到期，通常指在两年内，或者是在诉讼结束之前专利的价值有可能会实质性地减损；⑤涉案专利占据了专利权人经营的主要部分；⑥如果没有专利，专利权人会处在一个非常不利的竞争地位。[21]在Hybritech, Inc.诉Abbott Labs.案中，下列几项因素也是法院作出临时禁令时所考虑的：涉案专利所涉及技术的状态；该领域的竞争程度；侵权者在市场中所占份额；该行业的技术发展变化的速度，其他侵权者进入市场的可能性等。同时，被控侵权人不能因在其之外还存在其他侵权人而得以继续侵权行为。[22]

　　（3）临时禁令作出与否对双方的损害程度

　　就这一审查标准，联邦巡回法院在Windsurfing International, Inc.诉AMF, Inc.一案中的意见经常为各法院所引用。在该案中，地区法院认为被控侵权人对于专利权人来说是一个太小的竞争力量，且作出永久性禁令会对被控侵权人产生很严重的影响，因此拒绝颁布永久性禁令。 而联邦巡回法院驳回了该案的判决，认为地区法院是在滥用自由裁量权。联邦巡回上诉法院称，如果某人自己选择从事经营某项被确认为侵权的产品，那么如果法院作出禁令制止其继续侵权从而破坏了该业务，对其因此提出的申诉不应予以理睬。[23]

　　但该案中毕竟涉及的是永久性禁令的问题，那么联邦巡回法院在考虑临时禁令时又持何种态度呢？在Illinois Tool Works, Inc.诉Grip-Pak, Inc.一案中[24]，联邦巡回法院在判决中指出：对于依临时禁令要求必须在案件审理之前将其产品从市场上撤回的生产者来说，禁令可能使之处于相当恶劣的处境中。而另一方面，如果在专利权人清楚地证明在专利的有效性和侵权行为时拒绝作出临时禁令则无疑会使其有限的排他财产权利的行使受到严重的延迟。这两种困境中的任何一种都完全不能决定禁令是否应当作出。法院必须平衡双方的处境，至少应当去衡量在审判中可能会发生什么情况，考虑申请人对胜诉可能性的证明情况。最终法院还是认为被控侵权产品是被告最主要的产品，一旦禁令作出会对被告公司的经济状况造成极端严重的损害而拒绝作出临时禁令。当然这种判断的标准本身就具有较大程度的主观性，法官对被控侵权人因临时禁令受到的损失的感受会有差异，同时对那些“咎由自取”的被控侵权人的同情心也会有所区别。

　　（4）临时禁令对公共利益的影响

　　在美国，联邦巡回上诉法院要求地区法院在保护专利权时平衡公众利益以保证不会在不必要时草率作出临时禁令。[25]法官在专利侵权案件的临时禁令程序中对公共利益因素进行考虑时，首先要判断“如果准予禁令，是否存在某些非常重要的公共利益可能会受到损害？”比如在Hybritech, Inc.诉Abbott Laboratories一案中，地方法院因为认定如果给予禁令，那么对癌症和肝炎病人的医药供给就会受到很大影响，使公众利益受到损害，而这种公众利益相对专利权人的利益来说更为重要，因此否决了临时禁令的请求。联邦巡回法院支持了地方法院的这项决定。[26]但如果给予禁令不会使市场上产品的供应量不足，或无法购买到该产品也不会对公众的生存或健康产生巨大直接影响时，法院不会认为给予临时禁令有损公共利益。被控侵权人单就其被控侵权产品的价格低于专利产品，从而能带给社会公众更多的利益的说法通常是站不住脚的。[27]

　　一般而言，在申请人已经证明存在合理的实体胜诉可能性的情况下，法院通常会认为作出禁令是符合公众利益的。很多作出临时禁令的法院都认为公共利益这一因素是有利于专利权利人的，因为公共政策是要保护专利权人的权利。[28]当然，也有法院认为，在除了需要保护一项有效的专利或保护竞争之外不存在非常重要或受到威胁的公共利益的情况下，公共利益就是一个很中性的考虑因素。[29]

　　2.永久禁令的审查标准

　　根据衡平原则，专利侵权永久禁令的审查标准为“四要件”，包括：原告有合法的权利请求；未来侵害是逼近的而且损害赔偿是“不充分”的；禁令给被告造成的困难并非不成比例地大于给原告的收益；符合公共利益。[30]下面，本文将对这四条审查标准逐一进行分析：

　　（1）原告有合法的权利请求

　　美国《专利法》第283条规定，发出禁令是为了“避免专利上的任何权利受到侵害”，即对未来侵权行为的救济。但是，对于未来是否会发生侵权的判断，是以对过去侵权行为的判断为基础的。专利侵权是一种连续性侵权，法院认定判决以前的行为构成侵权时，一般才有理由推测被告会在未来侵害专利权；如果判决以前的行为不构成侵权，一般没有理由发出禁令。因此，判决前被告的行为确实构成侵权是对专利侵权发出禁令的前提条件。[31]永久禁令是法院在诉讼终了时作出的，因此对侵权的认定已经完成，“合法的权利请求”似乎不成问题。但是，如果法院将被告本来并不构成侵权的行为错误地认定为侵权而发出禁令，就无法满足这个要件。[32]

　　（2）未来侵害是逼近的而且损害赔偿是“不充分”的

　　①未来侵害是逼近的

　　所谓未来侵害是逼近的，是指对该未来侵害的诉讼请求是成熟的，而且不是悬置的，也就是说未来侵害的威胁是真实的而不是假想的。成熟和悬置是美国司法管辖上的两个重要概念。成熟是指禁令所要避免的侵害就要“发生”，这一“发生”具有合理的可能性。如果原告过早地提出诉讼请求，就会不满足这一条件。悬置是指禁令所要避免的侵害虽然发生过但不会“再发生”，如果法院认为一种过去的侵害不会再发生时，则不可以发出禁令，因为禁令的功能不是为了惩罚过去的行为，而是为了救济未来可能发生的侵害。侵害的再发生以继续侵权的情形最为常见。[33]

　　专利侵权行为中的生产、销售、使用等行为，往往是继续性行为而不是突发性事故行为，因此对专利侵权，只有当侵权人依其现实状况根本无法继续从事侵权行为时，才会出现悬置而勿须发出禁令。美国法院在斯彻耐德（Schneider）案中提出，[34]专利侵权人在判决前已经停止侵害，并不能阻止发出禁令，原因很简单：禁令是针对未来可能侵权的救济，侵权人在判决前停止侵害，并不一定意味着在判决以后不会继续侵权。

　　②损害赔偿是“不充分”的

　　损害赔偿是“不充分”的，即只有当损害赔偿不足以救济权利人时，才能使用永久禁令，这也是“衡平法原则”的核心。与永久禁令相比较的“损害赔偿”，是指对未来侵害的赔偿，即针对被告在判决之后的未来侵权行为的赔偿。如果损害赔偿能够对未来侵权给予充分救济时，就不宜发出禁令。[35]

　　从专利侵权的特点看，专利权符合权衡“不充分”标准的诸多因素。专利权禁令是要求当事人不作为的禁止性禁令，执行成本相对于命令性禁令较低等，这些因素都有利于专利权人获得永久禁令救济。美国判例的历史表明，专利权人“几乎总是可以在联邦法院获得永久禁令救济”。[36]但美国法院也在一定情形下，按衡平法原则拒绝发出永久禁令。这些情形至少包括：第一，侵权人生产专利产品而专利权人没有。[37]专利不实施在许多国家的《专利法》上是强制许可的理由，美国《专利法》没有这样规定，但许多法院认为应当拒绝禁令救济。[38]第二，赔偿金额足以购买该专利在全部有效期内的许可。[39]有的法院将这种拒绝禁令解释为默示许可。[40]第三，依据反托拉斯法拒绝发出禁令。在反托拉斯诉讼的救济中，对于涉及专利的垄断性质的协议，与不涉及专利的协议同样，法院均可发出禁令；但涉及专利的反托拉斯法救济中，有一种独特救济方式是不涉及专利的反托拉斯救济中所没有的，就是以合理许可费的方式判决强制许可。[41]

　　（3）禁令给被告造成的困难并非不成比例地大于给原告的收益

　　这一审查标准体现了对永久禁令的“成本—收益”分析，即禁令带给被告的“成本”与带给原告的“收益”相比，如果前者不成比例地远远大于后者，则禁令救济将会因为造成巨大的社会成本而被法院拒绝。[42]但由于禁令具有遏制侵权的功能，它使侵权人投资于生产设备的资金无法得到利用，实践中往往出现给被告造成的成本会大于原告的收益的情况。因此，如何认定禁令给被告造成的负担与原告的收益不成比例存在着一定的困难。

　　（4）符合公共利益

　　公共利益是美国法院对专利侵权拒绝永久禁令救济最常见的理由。比如第7巡回上诉法院在Milwarkee一案中以公共利益为理由而拒绝发出禁令[43]：被告使用了原告的一种污水净化方法专利，法院认为，如果发出禁令，被告将关闭污水处理厂，从而使整个社区失去污水处理能力而危及本社区及邻近社区居民的健康和生活。值得注意的是，当法院因公共利益而拒绝给予专利权人以禁令救济时，表面上看法院是在专利权人的个人利益与公共利益之间权衡，实际上是在两种不同的公共利益之间进行权衡：一种是通过保护专利权而激励技术创新从而给全社会大众带来的公共利益，这种利益是长远的、间接的；[44]一种是与专利权人利益相对立的社会的公共利益，这种利益是即时的、直接的。专利制度本身就是要通过保护专利权人利益来最终实现全社会的公共利益，一般性质的当前公共利益不应看作比这个长远的公共利益还重要。只有当前的公共利益涉及公众的生命权、健康权时，才会被看作比长远的公共利益更重要，从而拒绝永久禁令。

　　（本专题由华东政法大学知识产权专业2016级研究生王志南整理、编写）

　　原载于《东方知识产权》第56期

(作者：王志南 整理，来源：华政东方知识产权)