从“IPHONE 商标归中国公司”谈起

　　案件回顾：

　　5月3日， 北京市高级人民法院近日终审认定美国苹果公司在“IPHONE”商标异议复审行政纠纷一案中败诉，一家中国公司新通天地科技有限公司获得“IPHONE”第18类商标权归属，这也意味着“IPHONE”商标可以被用在钱包、小皮夹等商品上。

　　据了解，新通天地公司是在2007年9月29日向商标局提出注册“IPHONE”商标申请，申请在国际分类第18类仿皮、牛皮、钱包、小皮夹、皮制绳索等商品上使用。商标局发布初审公告后，苹果公司提出了异议，认为其“IPHONE”商标在第9类移动电话机商品上已经取得极高的知名度和显著性，理应被认定为驰名商标。在此之前的2002年10月18日，苹果公司已经向商标局申请注册“IPHONE”商标，核定使用在国际分类第9类计算机硬件、计算机软件等商品上。

　　苹果公司提出异议后，商标局经审理后作出《“IPHONE”商标异议裁定书》，裁定被异议商标予以核准注册。因不服该裁定，苹果公司随后向国家工商行政管理总局商标评审委员会提出异议复审申请。2013年12月16日，商标评审委员会作出《关于第6304198号“IPHONE”商标复议复审裁定书》，裁定被异议商标予以核准注册。该裁定书指出：苹果公司用已证明其商标知名度的证据显示的商标使用时间几乎都在被异议商标申请日期之后，不能证明在被异议商标申请注册之前，苹果公司的商标已为公众熟知，成为驰名商标。

　　之后，苹果公司不服“被诉裁定”，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，请求判决商标评审委员会重新作出复审裁定。北京一中院经审理认为，被异议商标的申请注册未违反2001年商标法的有关规定，故驳回苹果公司的诉讼请求。苹果公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。此次，北京高院作出的终审判决认为，维持原判。

　　对于此案， 笔者认为，此案的关键在于确认以下重要节点：

　　1．“IPHONE ” 商标在第9类商品的使用情况是否已达到中国对于驰名商标认定的标准，并取得官方批准和确认？

　　2． 苹果公司提供之证据材料是否能证明被异议商标申请日期前，IPHONE商标在相关领域已达到驰名？

　　3．在此案中所涉及的第9类及第18类商品信息范围比对情况。

　　4． 跨类保护之必要条件

　　对于第一点， “IPHONE ” 商标在第9类商品的使用情况是否达到驰名商标认定的标准？要从驰名商标认定的条件及保护规定来判断。 就其定义来讲， 驰名商标是指在特定区域内为相关公众广为知晓，并享有较高声誉的商标。 根据我国《商标法》第14条的规定，认定驰名商标应当同时考虑下列因素： （1）相关公众对该商标的知晓程度；（2）该商标使用的持续时间；（3）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（4）该商标作为驰名商标受保护的记录；（5）该商标驰名的其他因素。

　　现在我国驰名商标实行“事后认定，被动保护”制度，认定机构是商标行政主管机关和人民法院。 按照《商标法实施细则》的有关规定，只有在商标注册、商标评审、商标使用过程中发生争议时，驰名商标所有人可以申请驰名商标认定机关认定其商标是否构成驰名商标。主要通过以下四种途径：

　　1．在商标异议程序中一并向商标局申请认定驰名商标。当事人认为他人申请注册的商标属于对其驰名商标的注册申请，并且该注册申请已经商标局初步审定并公告。对此，当事人可以向商标局提出异议，并提交证明其商标驰名的有关证据材料。由商标局对其商标是否驰名作出认定。

　　2．在商标争议程序中一并向国家工商行政管理局商标评审委员会申请认定驰名商标。当事人认为他人申请注册的商标属于对其驰名商标的注册申请，并且该商标已获准注册。对此，当事人可依法向商标评审委员会请求撤销该注册商标，当事人并应提交其商标驰名的有关证据材料。由商标评审委员会对其商标是否驰名作出认定。

　　3．在商标侵权行政处理过程中，向工商行政管理机关申请认定驰名商标。当事人认为他人使用商标的行为属于擅自使用其驰名商标的行为，可以向案发地的市（地、州）以上工商行政管理部门提出禁止使用该驰名商标的书面申请，并提交其商标驰名的有关证据材料，经省（自治区、直辖市）工商行政管理部门转送商标局。由商标局对该商标是否驰名作出认定。

　　4．在商标侵权民事诉讼程序中，申请人民法院依法认定驰名商标。人民法院在审理商标纠纷案件中，根据当事人的请求和案件的具体情况，可以对涉及的商标是否驰名作出认定。

　　此案中， 苹果公司申请注册的“IPHONE ”第9类商标在此之前并没有被认定为驰名商标的记录及备案，且提供之证明其商标知名度证据显示的商标使用时间几乎都在被异议商标申请日期之后，不能证明在被异议商标申请注册之前，苹果公司的商标已为公众熟知，具备成为驰名商标的条件，因此并不能享有驰名商标之待遇。

　　另外， 对于苹果公司是否能证明被异议商标申请日期前，IPHONE商标已达到驰名？正如我国《商标法》第14条的规定，认定驰名商标应当同时考虑下列因素（1）相关公众对该商标的知晓程度；（2）该商标使用的持续时间；（3）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（4）该商标作为驰名商标受保护的记录；（5）该商标驰名的其他因素。  以上是法律的相关规定， 在此笔者需要提醒的是， 鉴于商标的地域性原则， 以上证据的提供须基于中国领域内发生并获取的，这样的证明力才最高。 其他国家及区域发生的证据材料只可作为参考。

　　（1）相关公众对该商标的知晓程度

　　关于“相关公众”的范围，根据我国《驰名商标认定和保护规定》第2条第2款的规定，“相关公众”包括与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者，生产前述商品后者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。 所谓的“知晓程度”，是指相关公众对该驰名商标的了解或者认识程度。

　　（2）该商标使用的持续时间

　　商标使用的持续时间是认定驰名商标时需要考虑的另一个重要因素。商标持续使用的程度和地域范围，是判断该商标是否为相关公众所熟知的另一依据。市场竞争日益激烈，新产品新品牌层出不穷，一个商品或一项服务只有长时间的不断出现在消费者的视野，持续加强与消费者的联系及互动，才能与其建立较为牢固的连接，最终获取消费者的信任及依赖。 商标也只有使用在商业运营中才能体现其价值，使其无形财产权转化为物质财富。所以，认定驰名商标时，一定要考察该商标在特定地域持续使用的时间。

　　（3）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围

　　商标宣传工作的持续时间、程度和地理范围，也从另一方面决定该商标在相关公众中的知名度。这里的“持续时间”是指每一次宣传工作的起始到终止的时间段；“宣传工作的程度“是指宣传的质量，包括采用何种工具进行的宣传以及宣传的方式是否新颖等问题；“宣传的地理范围”是指宣传的范围有多广，强调的是宣传工作的空间范围。随着市场竞争的日趋激烈，生产者和经营者越来越重视对其经营的产品和和提供的服务的宣传，通过电视、广播、网络、报刊等各种媒体的宣传，提高了产品、服务以及所使用商标在公众中的知名度。因此，通过考察一个商标任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围，就可以比较明确地得知该商标在一定区域内公众的知晓程度。

　　（4）该商标作为驰名商标受保护的记录

　　这里强调的是该商标是否曾受到过驰名商标的特殊法律保护。受到过驰名商标特殊保护的记录可以作为认定驰名商标的参考因素。如该商标曾经在其他民事纠纷案件中被人民法院认定为驰名商标；或该商标曾经作为驰名商标在国外被保护过。该商标的所有人可以向认定机关提供该商标曾作为驰名商标受保护的有关证据材料。

　　（5）该商标驰名的其他因素

　　这是一弹性条款的规定。其他因素主要包括：使用该商标的商品在国内外的销售情况（销售量、销售地区）；该商标在国内外的注册或者使用的情况。等等。

　　其次， 对于此案例中出现的第9类及第18类商品信息申请记录情况，大家可以清晰地看到， 苹果公司申请注册的第9类“IPHONE ” 商标，核定使用在计算机硬件，计算机软件等产品上。而被异议方在第18类申请的“IPHONE”商标主要集中在仿皮、牛皮、皮制带子等商品。 此两类商品无论在功能、用途、生产工艺和销售渠道等方面均存在明显差异，因此推定到相关消费者不会被误导，被异议方在第18类申请的“IPHONE”商标也就不存在对苹果公司的第9类“IPHONE ” 商标构成损害后果。

　　再有， 此案也明显涉及到跨类保护的问题， 而跨类保护从属于驰名商标项下的特殊保护类型。

　　跨类保护的特征，就是对在中国注册的驰名商标享有绝对的专用权，不限于同类商品或者服务，禁止任何人在任何商品或服务上注册和使用。跨类专用权的行使须符合四个条件：（1）该商标为驰名商标；（2）该驰名商标已在我国注册（或者已被认定为境外的驰名商标）；（3）该驰名商标专用权范围适用于各类商品或服务；（4）他人使用该驰名商标会误导公众，致使该驰名商标所有人的利益可能受到损害。可以看出，对注册驰名商标的保护范围比相对保护范围宽，其专用权具有绝对效力。

　　根据《商标法》第52条的规定：“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”的行为，属于侵犯注册商标专用权，应当承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉等民事责任。

　　进入九十年代以来，关税贸易总协定（世界贸易组织的前身）多边贸易谈判制订的《与贸易有关的知识产权协议》（简称TRIPS）中对驰名商标给予了更大范围的保护。目前，该协定已经成为世界贸易组织的最重要法律文件之一。该协议第十六条第三项规定：“使用商标于与其所注册之商品或服务不类似之商品或服务上，而会引起该等商品或服务与该注册商标所有人间之联想，且该注册商标所有人之利益可因该使用而受到损害，准用巴黎公约第六条对一之规定。”这条规定弥补了巴黎公约的不足，使对驰名商标的保护及于不类似的商品或服务上。

　　另新商标法第十三条规定：“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”

　　从以上相关法律规定可以看到， 跨类保护的先决条件是该商标已经被证明是驰名商标， 还有更重要的一点是他人使用该驰名商标会误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害。 这些要点决定了是否能够判断进行跨类保护。

　　因此对于企业来说， 要想全方位的保护自己的品牌。 无外乎两个途径： 第一， 申请全类保护，也就是把品牌在商品服务分类表上的45个类别都申请注册， 一劳永逸； 第二， 搜集资料，进行驰名商标的申请及认定， 以便取得跨类保护的特权。

　　以上两点都涉及企业到商标管理及保护战略。 当今知识产权对企业的重要性越来越明晰， 很多企业也设立了自己的知识产权部门，或者委托代理公司，律所进行管理或咨询。试想此案中的苹果公司如在申请第9类商标时，也同时在第18类及其他重要类别申请的话，那就远远不需要那么多的周折，更不需要花费那么多的时间，精力和成本了。 预防远远比临时应对高明。 在法律事务上，尤其如此。

　　另就笔者多年的行业经验， 商标的显著性的强弱也在争议案件中占据了相当重要的地位。此案中，“IPHONE ”商标为简单的英文字母商标，没有其他任何的显著设计构图，该商标之所以为人知晓，完全是基于苹果公司的行业声誉，超前的产品设计，及技术性能优势。  但就如同普通人一样，如果能拥有一个有特色，个性的姓名，是否更容易让他人记忆深刻呢？近期的“FACEBOOK” 案例也进一步说明了此观点。 FACEBOOK 刚在中国赢得一起商标抢注案， 北京高院裁定中山一家饮料厂不应该在2014年注册“face book ”商标。 该公司生产土豆片和罐头蔬菜等食品。 在不提及此案的一些证据材料的情况下， 笔者认为“face book” 这一英文商标本身就很具显著性， 虽然face 及 book 在英文中是普通的英文单词，但组合在一起构成也属罕见。根据行业术语，也可被称为臆造词。 其显著性毋庸置疑。

　　综上所述， 商标及品牌是企业的重要资产， 惟有长远规划，进行战略部署，不忽视或轻视每个步骤环节, 才能在激烈的商业竞争中立于不败之地。

(作者：刘静，来源： IPRdaily)