商标固有显著性对反向混淆侵权认定的影响

　　裁判要点

　　在反向混淆侵权案件中，在后商标使用人往往是具有较高知名度的企业，其在市场竞争中的综合品牌效应远大于旗下商品中单一商标所发挥的来源识别作用，降低了相关公众产生混淆的可能性，加之在先权利人的商标尚不具有较高的知名度，因此商标的固有显著性将对区分商品来源发挥重要作用，成为混淆可能性判断以及侵权判定的重要因素。

　　基本案情

　　原告南京巴黎贝丽丝香水有限公司（下称贝丽丝公司）诉称：2000年8月14日，其在香水、化妆品等商品上获准注册了第1431198号“ONE”商标。2014年5月8日，经其调查发现，被告无锡商业大厦商场内的“迪奥”专柜对外销售一款标注“ONE ESSENTIAL”标识的红色瓶装面膜，被告路威酩轩香水化妆品（上海）有限公司（下称路威酩轩公司）系该商品在我国的总经销商。此外，在被告克丽丝汀迪奥商业（上海）有限公司注册的网站“www.dior.com”中点击“中文”选项，网址自动跳转至“www.dior.cn”，而在“www.dior.cn”网站的子页面中呈现了“ONE ESSENTIAL”相关产品的推介信息，并将“ONE ESSENTIAL”称为“红色一号”。贝丽丝公司认为，被告使用“ONE ESSENTIAL”与“红色一号”标识侵犯了其享有的“ONE”注册商标专用权。

　　路威酩轩公司辩称：被诉侵权商品上的“ONE”及“ESSENTIAL”标识系用于描述商品的功能、用途等特征，系描述性使用，不具有识别商品来源的作用；第1431198号“ONE”商标显著性较弱，不足以禁止他人合理使用“ONE”文字；贝丽丝公司的“ONE”香水在香水领域知名度较低，而被诉侵权商品属于国际知名品牌，二者在市场上共存不会导致相关公众产生混淆。

　　经审理，江苏省无锡市滨湖区人民法院作出（2014）锡滨知民初字第00069号民事判决：驳回原告贝丽丝公司诉讼请求。无锡市中级人民法院作出（2015）锡知民终字第0040号民事判决：维持原判。

　　法官评析

　　该案主要涉及反向混淆情形下商标侵权的认定问题。有别于正向混淆禁止之攀附在先商标权利人商誉的侵权行为，反向混淆是指在相关市场中具有较高知名度的在后商标使用人，在相同或类似商品上使用与具有较低知名度的在先商标权利人商标相同或近似的商标，使相关公众误认为在先商标权利人的商品来源于在后使用人或与其存在特定关联。该案被诉侵权商品系出自国际知名品牌“迪奥”，贝丽丝公司相较而言显处商业实力弱势地位。贝丽丝公司主张“迪奥”品牌的相关商品侵犯其注册商标专用权，当属于典型的反向混淆情形。由于我国现行商标法及相关司法解释中均并未明确提出“反向混淆”的概念，因此人民法院对该案所作民事判决中也未直接提及“反向混淆”，但该案相关裁判理由系围绕注册商标的固有显著性对混淆可能性判断及近似比对方式的影响展开阐述。

　　第一，反向混淆情形下的商标侵权认定仍应判断混淆可能性。反向混淆行为将直接导致相关公众误认为在先商标权利人的商品来源于在后使用人或与在后使用人存在特定关联，使得在先权利人注册的商标无法正常发挥指示商品来源的功能，最终导致其商标发展空间被处于市场强势地位的在后使用人削弱，此后果是正向混淆所无法产生的。鉴于此，有观点指出，反向混淆实质上是对于商标权的一种实质性损害，使注册商标的固有权不能实现。认定反向混淆构成侵权，本质上不是基于混淆理论，而是基于注册商标专用权的固有权能，即虽然不足以造成相关公众产生混淆，也可构成侵权。但商标固有权能受到侵犯的重要表现就是相关公众对商品的来源产生混淆或误认，即使是反向混淆的情形，也不能将混淆理论与商标侵权割裂开来，而且我国现行商标法第五十七条第二项规定的侵权情形中，并未区分正向混淆与反向混淆，而均以“容易导致混淆”作为侵权构成要件之一。无论是在后使用人“攀附”在先商标权利人声誉的正向混淆情形，还是该案所涉反向混淆情形，混淆可能性判断均系商标侵权认定的基础。

　　第二，反向混淆情形下商标固有显著性对侵权判定的影响。固有显著性是指商标标识本身在设计之初便因其臆造性、独特性而具备显著特征。商标区分商品来源的功能由固有显著性和长期使用而形成的知名度共同实现，因此商标的固有显著性和知名度均是混淆可能性判断的考量因素。正向混淆的情形下，在先权利人的商标通常已具有一定的知名度，故即使其固有显著性较弱，也不妨碍该商标获得较强的商标法保护。与正向混淆相反，反向混淆情形中的在先权利人商标一般尚未形成一定的知名度，若其固有显著性也较弱，那首先其作为一个弱商标无法获得较强的保护。其次，相关公众也难以对不具有知名度的弱商标产生关联关系混淆。因此，反向混淆情形下，商标固有显著性越强，越容易受较强的保护。该案中，贝丽丝公司持有的“ONE”商标固有显著性较弱，又缺乏较高的知名度，如果对该“ONE”商标进行强保护，容易产生常见文字被垄断的不良后果。如类似商品中将英文单词“ONE”作为前、后缀使用的所有英文标识都可能落入“ONE”注册商标专用权的保护范围，这显然有失公平。

　　第三，反向混淆情形下固有显著性较弱商标的近似比对认定。与混淆可能性判断直接相关的是商标标识的近似程度，商标近似认定也是侵权判定的核心问题。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中明确了商标近似的比对方法，即在隔离比对的状态下，既要进行整体比对，又要进行要部比对。一般商标正向侵权的情形，在后使用人虽然出于攀附的目的在被诉侵权商品上使用他人商标，但为避免刑事责任，完全相同或者视觉上基本无差别的使用他人商标的情形较少，大量呈现的是将他人商标构成要素以拆分、组合或替换等方式进行的近似使用，因此司法实践中对于商标知名度相差悬殊的正向混淆侵权通常以要部比对的方式来认定商标的近似性。但在反向混淆情形下，如果涉案商标的固有显著性较弱，那么相关公众识别商品来源的方式主要基于对商标整体的视觉印象，而非其中的个别构成要素，故此时应当重点以整体比对的方式认定商标的近似性。该案中，“ONE”商标的固有显著性较弱，被诉侵权商品使用的“ONE ESSENTIAL”标识虽然完整包含了英文“ONE”，但与“ONE ESSENTIAL”标识进行整体比对存在明显的差异，因此相关公众选择购买被诉侵权产品或基于“迪奥”品牌的知名度，或基于“ONE ESSENTIAL DIOR”标识的美誉度，但不会基于“ONE ESSENTIAL”标识中“ONE”部分的知名度，因此该案应以整体比对的方式认定“ONE”注册商标与“ONE ESSENTIAL”标识的近似性。但若涉案商标的固有显著性较强，那商标标识本身就有较强的区分来源属性，易使相关公众产生关联关系混淆，故即便是反向混淆的情形，仍应当着重以要部比对的方式进行近似认定。（杨 洋 作者单位：江苏省无锡市滨湖区人民法院）

　　专家点评：黄武双，华东政法大学教授、博士生导师

　　1.对于反向混淆，我国《商标法》并无明确规定。反向混淆属于混淆之一种，应依《商标法》五十七条之文义进行解释。从早期的百事可乐蓝色风暴案，到最近一审判赔9800万的“新百伦”商标侵权案，都可以看出我国司法实践正在思考反相混淆的问题。

　　2.本案原告提供的产品包装显示，产品的一面标注了“PARIZINO”、“One EAUDETOILETTE”、“望”字样，另一面标注产品为“望”香水。由这些标识可知， “PARIZINO”为品牌名称，“ONE EAUDETOILETTE”的含义为“一种香水”，此处的“ONE”仅为一个量词。因而，原告产品包装上起主要识别作用的是“PARIZINO”而非“ONE”，“ONE”未起到来源识别作用。

　　3.原告用以主张权利的商标是一个以英文“ONE”为唯一构成要素且使用常规字体的标识。英文“ONE”含义同阿拉伯数字1，是最普通、常见的英文单词，我国《商标法》第十一条第一款第三项“缺乏显著特征的标志不得作为商标注册”；即便注册成为了商标，依据《商标法》第五十九条第二款之规定，不能禁止他人的正当使用。被告所使用的“One Essential”中的ONE显然也是作为一个量词使用，属于正当使用。

　　4.整体综合观察，被诉侵权标识“One Essential”和“红色1号”与原告“ONE”商标区别显著，难以构成相同或近似。在综合考量原告“PARIZINO”与“ONE”标识的使用情况后，裁判者认定不会产生反向混淆的判决值得肯定。