外观设计专利侵权若干问题的思考 ——从英国最高法院一则判决出发

　　编者按：

　　即便我国外观设计专利的申请量数及涉及侵权纠纷的数量都不小，但相应的法律规范却很少，因此，在处理数量庞大的外观设计专利侵权纠纷时，常常出现各种争议。到底是应当以一般消费者为判定主体，还是应当从专业技术人员的角度进行判定。是应当以整体印象作为判定客体，还是应当考究其他各种因素等等。如是问题，经常出现，并且可能使得最终的判定结果完全相反。笔者将以英国最高院的一则判决为指引，对包括前述问题在内的一些问题进行分析。

　　一、案情介绍

　　近年来，我国专利申请量呈现上升的态势，而就专利侵权纠纷案件而言，也有着很大的数量，其中，外观设计侵权纠纷占据着很大的一部分。[1]近日，每年至多只审一到两件知识产权类型案件的英国最高法院审结了一起外观设计侵权纠纷。

　　此案始于2013年，经过英国高等法院Arnold大法官审理并作出一审判决，英国上诉法院Kitchin大法官审理并作出二审判决，最终，于2016年由英国最高法院Neuberger大法官的审理并作出终极判决。

　　作为原告的英国Magmatic公司是“Trunki”旅行箱外观设计（一项欧共体注册外观设计（RCD））的专利权人，指控香港的PMS公司称其生产的“Kiddee Case”系列儿童旅行箱侵犯自己的“Trunki”儿童旅行箱的注册外观设计。

　　一审时，Arnold大法官认为，法律仅保护原告外观设计的形状。在判定被告的“Kiddee Case”是否构成侵权时，仅就原被告外观设计的形状进行了对比，没有就表面的图案及其花纹进行对比，在确认两者形状大致相同的情况下，认定被告侵犯了原告的外观设计专利权。被告认为也应当就表面的图案及其花纹作出对比，进而提起上诉。Kitchin大法官在二审的审判中作出了下述判定：原告的外观设计给人的视觉感受是一只长角动物，并且，其上覆盖着两种对比颜色，并不只是法官在一审当中认定的一个形状而已。那么，在判定是否侵权时，仅就原被告的外观设计的形状进行对比是不恰当的。此外，从原告的权利请求书中也可以得出，其外观设计的箱体和轮子上所覆盖的颜色反差较大，如果该外观设计专利的权利保护范围吸纳了前述颜色方案的话，则有必要将原被告外观设计的颜色和图案作出比对，而结果便不得而知，两者的差异是很大的。还有一点，原告的“Trunki”旅行箱的轮子是表露在外的，而被告的“Kiddee Case”旅行箱的轮子隐藏在内的，覆盖在双方产品上的提手的颜色也是不一样的。基于上述分析，二审法院认定被告没有侵犯原告的外观设计专利权。而此时原告则提出如下问题：缺乏表面装饰是否构成设计特征。最高法院认为没有必要在本案中针对该问题作定性解释，因此未就该问题给出明确的答复。Neuberger大法官认为，不能否认，原告形似动物的“Trunki”骑式旅行箱颇具创意且十分聪明，因此创意也获得了许多的奖项。还有，被告自己也承认其“Kiddee Case”旅行箱的灵感的确来源于“Trunki”的设计。但还得看清的是，此案讨论的是一项外观设计，而非一个点子，也不是一项发明。因此，最终支持了二审不构成侵权的判决。[2]

　　最终判决一出，有评论家认为这有害于英国的设计权。并且，Neuberger大法官虽然支持了二审判决，但显得无奈、纠结，他还表明：如若二审由自己或其他法官审理，也是有可能得出不同的结果。[3]此案争议较大的问题是：应不应当将形状之外的其他因素（图案、色彩等）纳入外观设计侵权判定比对范畴。结合我国立法司法实践，笔者将对下述可能出现在外观设计侵权判定时的问题作出分析：侵权判定主体、侵权判定客体、侵权判定模式。

　　二、侵权判定主体

　　有关外观设计专利方面的立法，我国欠缺如欧盟的《欧洲理事会关于共同体外观设计的法律保护条例》般的专门立法，并且，其他法律中涉及外观设计的条款也相对甚少，而就外观设计侵权判定经常适用的条款包括：《专利法》第2条项下的有关外观设计的定义、第23条项下的授予外观设计专利权的要求、第59条第2款项下的外观设计专利权保护范围的界定。

　　而就外观设计侵权判定的主体而言，我国司法实践存在两种观点：一是确定普通消费者为侵权判定主体，一是确定同领域的专业设计人员为侵权判定主体。我国专利法及实施细则并没有给出明确的规定。相关规定多出现在国家知识产权局的《专利审查指南》、各省市人民法院及最高院的相关规范里面。从1993年《专利审查指南》中的“一般购买者”[4]到2001年、2006年、2010年《专利审查指南》中的“一般消费者”[5]，其中的规定变的更加的明确、细化，实践当中也多适用“一般消费者”的判断标准。北京高级人民法院就在其《专利侵权判定若干问题的意见》（施行）当中表明：进行外观设计侵权判定应当以普通消费者的审美观察能力为标准，而非该外观设计所属领域的专业技术人员的审美观察能力。并且指出前述的“普通消费者”作为一个特殊的消费群体，包括该外观设计专利同类产品或类似产品的购买群体或使用群体。[6]上海高级人民法院在其《专利侵权纠纷审查指引》中明确规定：外观设计专利侵权判定中的一般消费者是指被控侵权产品的实际购买者。[7]最高人民法院也在其《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下称“解释”）中表明，判定侵权产品与外观设计是否相似，应当以该产品的一般消费者的知识水平和认知能力为基准。[8]除却我国的相关规定，外国也多通过立法或者司法判例的形式将普通消费者确定为外观设计专利侵权判定的主体。譬如，美国联邦最高法院在将近150年前的Gorham案中便判定，购买者借助通常的注意力认为两个外观设计实质上是相同的……那么，后一外观设计就构成对前一外观设计专利的侵害。[9]其中“借助了通常注意力的购买者”便是联邦最高法院确立的“普通消费者”。日本的司法实践当中，判定外观设计专利侵权的主体亦为消费者。[10]欧盟相关法中如是规定，《欧盟外观设计指令》规定：外观设计侵权判定的主体是“见多识广的消费者”。

　　即便存在前述规范排除了专业技术人员作为侵权判定的主体，但现实当中，在具体适用时对“一般消费者”的界定还是存在一些问题。譬如，日常用品之外的专业产品如实验室的相关仪器等所对应的一般消费者应当为何？在使用人和购买者分离的情况下，如路灯的外观设计所对应的一般消费者又应当是谁呢？[11]

　　因此，在将一般消费者确定为判断主体后，还应当对其范围作出界定。值得一提的是2006年的《专利审查指南》存在如是规定，作为某一领域外观设计产品的一般消费者应当具备下列特点：（1）对被比对外观设计产品的同类或者类似产品的外观设计状况具有常识性了解；（2）对外观设计产品之间的形状、图案以及色彩上的差别具有一定的辨识能力，但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的细微变化。[12]尽管该指南的制定者是国家知识产权局，不能适用到司法审判当中，但也起着一定的参考作用。还有就是，欧盟委员会也曾在相关规范中就前面提到的“见多识广的消费者”做出明晰：不应当将见多识广的消费者认定为外观设计专家，并且，根据不同的情况可以对其作出不同的认定，有时可确定为最终消费者，有时亦可确定为具有特定知识或认识的人，不过，应当根据相应外观设计的特点进行确定。[13]因而，一般消费者群体的确定，应当根据个案进行具体的分析。[14] 但值得注意的是，作为外观设计侵权判定主体的一般消费者并非一般意义上的一般消费，也不是那些与外观设计有着最密切联系的专业设计人员。

　　三、侵权判定客体

　　Magmatic v.PMS案历经三审，一二审判决截然相反，英国最高院Neuberger法官最终选择支持二审判决，但也表示了他的纠结。而一二审之所以会出现如是反差，在于外观设计专利侵权判定客体选择的差异，一审仅以形状作为比对对象，而二审认为，图案及色彩等也应当纳入比对对象。那么，在选择外观设计侵权判定的客体时，到底应当选择以整体作为比对对象还是可以以部分作为比对对象？这便有可能引发局部外观设计的保护与否的问题。实践当中，不同的国家在这方面的看法存在差异。除此之外，就外观设计侵权判定的客体，各个国家在外观设计专利所涉产品范围的界定、功能性特征的排除方面也存在自己的看法。笔者将对前述三方面的问题作出探讨。

　　（一）“产品”范围的界定问题

　　根据我国专利法的相关规定，其保护的客体为附在产品上的设计，而非独立存在的设计。而此处所指的“产品”范围的界定，根据“解释”，适用的是用途标准，根据外观设计产品的用途来确定产品类别的相同／相近与否。除此之外，外观设计的简要说明、国际外观设计分类表等可起参考作用。[15]由此可得，产品的相同／相近是判定外观设计专利是否侵权的前提，如若两个外观设计产品的类别相异，则无需就外观设计本身进行比对，便可确定不存在外观设计侵权的可能性。

　　美国早期通过判例的形式确定了外观设计的专利法保护也应当依附于相同／相近的产品。[16]但是，在后续的判例当中，对之有所突破。在Avia Group International, Inc. v. L.a. Gear California, Inc.案中，原告的外观设计专利设计的产品是成人运动鞋，而被告针对的产品是童鞋。联邦巡回上诉法院的法官判定：只要被控侵权产品盗用了权利人的专利外观设计便构成侵权，无需证明原被告之间竞争关系的存在，也无需证明权利人的产品市场也遭到侵害。[17]联邦巡回上述法院在判定外观设计专利侵权时不在囿于相同／相近的产品范围内，而是扩展到了外观设计本身。除了美国的判例形式，欧盟通过规范的形式指出，外观设计保护范围所涉的“产品的指定”是指申请人在其申请书中必须清楚地包括一项对该申请保护的设计所运用的产品的指定，从而使得每一种产品技能够被划归为唯一的一个洛迦诺分类。但是前述指定不妨碍共同体外观设计保护的范围。[18]因此，欧共体对外观设计的保护并不仅限于依附在产品之上的外观设计。

　　即便存在美国和欧盟不限制产品范围的情形，但对产品的范围作出限制还是存在。譬如，日本在进行外观设计侵权判定时，具体到个案当中，会综合考虑产品的用途、功能等因素，找出“物品”、“形态”的相同、不同之处，然后整体观察、综合评价得出结论。

　　笔者认为，日本法官在确定产品范围时的自由裁量权的范围大于我国，但是仅限于在合理范围内进行解释，肯定是无法达到美欧的无产品范围的限制。那么，我国适应当固守当下的标准还是应当像日本一样赋予法官合理范围内的裁量权，抑或是直接放开对产品范围的限制，还是应当慎重考虑。

　　（二）局部外观设计的保护问题

　　我国《专利审查指南》在“不授予外观设计专利的情形”项下有如此规定：“产品的不可分割或者不能单独出售且不能单独使用的局部设计,例如杯把、袜跟、帽檐等”，因此，我国的外观设计只保护完整的产品。进而，在判断外观设计侵权与否时，也是以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。问题也因此而产生，在整体视觉效果趋同的情形下，作为次要因素的外观设计的创新部分可能被覆盖从而得出整体相同／相似之下的片面侵权的结论。[19]而就该问题而言，很多国家通过规范的形式确认了局部外观设计的应当受到保护。如德国《外观设计法》第1条规定：本法意义上的外观设计是指一个完整的产品或其一部分在两维或三维上呈现的外观形式。日本也在其外观设计法当中引入了部分外观设计的相关规定。欧盟的《欧共体外观设计法令》第3条规定：外观设计是由线条、轮廓、色彩、形状，产品自身和／或其装饰物的纹理和／或材料等特征产生的整个产品或其一部分的外观。包括韩国、英国等也都对部分外观设计作出了保护。到底应不应当只考究整体视觉效果而忽略或覆盖部分创新可能带来的效果，还应当作出分析。

　　（三）功能性特征的排除问题

　　涉及外观设计的功能性问题，我国专利法及其实施细则当中都没有做规定，最高院在其《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第11条中表明：在进行外观设计侵权判定时，不应当考虑主要由技术功能决定的设计特征。同样，美国在其专利法及某些判例当中也表明：一项主要是功能性的外观设计是不能获得外观设计专利的保护的。这点是值得确定的：外观设计专利所保护的外观设计是具有美感的、装饰性的外观设计，而功能性的特征不应当纳入保护范围。但何为功能性特征呢？

　　在这方面，我国没有明确的规范。而美国相关判例给出的信息，也许可作为参考。在Ethicon Endo-Surgery v. Covidien案中，地区法院与美国联邦巡回上诉法院作出了截然相反的两个判决。[20]两个判决涉及很多判例，比较有代表性的是：L.A.Gear案、Best Lock案、Berry Sterling案。从L.A.Gear案中可以得出在判定是否为功能性设计是可以分析是否存在其他替代性解决方案。[21]Best Lock案则就特殊的功能性设计，亦即已有匹配的功能性设计进行了分析，确定相应外观设计必然是功能性的。[22]Berry Sterling案确定了判定功能性特征可参考的其他一些因素，如受保护的外观设计是否代表最好的外观设计等。[23]除却前述三个判例，美国最高院Connor法官曾就“功能性特征”作出如下定义：产品的特征是产品使用或达到该产品的目的所不可或缺的，或是对产品的成本、本质有所影响的。[24][25]

　　因此，笔者认为，在判定某项外观设计是否主要是功能性的，可以从以下几个方面进行分析：（1）产品的使用或其目的的实现是否存在其他的可替代性设计解决方案；（2）相关权利人是否在广告等宣传中利用外观设计的实用优点来吸引顾客；（3）该外观设计是否主要在于其功能性。[26]

　　四、侵权判定模式

　　（一）混淆模式

　　在对外观设计侵权判定的主体、客体进行确定之后，应当如何检测侵权是否成立，我国专利法没有明确外观设计侵权判定的模式为何，但在司法实践中，主要采用“混淆模式”，并且这也是专利界的共识。[27]而该模式起源于美国，在判定外观设计侵权时进行实质相似性检测。美国联邦最高法院在Gorham Mfg.Co. v. White案件中确定了该检测方式。其具体内容是：购买者借助通常的注意力认为两个外观设计实质上是相同的因此欺骗，遭此诱导，认为后一外观设计产品是前一外观设计产品，进而购买了后一外观设计产品，那么，后一外观设计就构成对前一外观设计专利的侵害。该模式确立之后，得到了很多国家（地区）的吸纳。我国台湾地区的《专利审查指南（外观设计）》在其判断原则项下规定：…该先前技艺所产生的视觉印象会使普通消费者将申请专利之新式样误认为该先前技艺，即产生混淆之视觉印象者，应判断申请专利之新式样与该先前技艺相同或近似。且行政法院71年的两则判决要旨适用的也是混淆（可能性）模式。[28]奥地利在其《外观设计保护法》亦规定可将混淆模式适用于授权和侵权判定中。[29]

　　即便混淆模式长久以来都是我国的主流观点，在美国确认后也为其他多国或地区吸纳，也避免不了缺陷的存在。其一，专利法立法目的实为鼓励创新，而混淆模式的核心内容确实一般消费者的混淆。这点完全忽视了外观设计专利制度设计的目的。即便外观设计日后经使用可能产生第二含义从而起到商标的指示来源的作用，但也不能忽视作为专利的外观设计的本质效用，亦即装饰性。其二，混淆模式可能有碍于对外观设计专利的保护。因为市场上某些不良厂商可能对现有的专利外观设计的某些不重要的部分作出重大的改造，以达到不是一般消费者产生混淆的程度，基于此，法院也无从将之认定为侵权，但不良厂商的行为本质上是有害于外观设计专利权人的。

　　（二）创新模式

　　出现如前述混淆模式可能带来的缺陷，美国试图作其他方面的探索。1984年的时候，在Litton案中确立的“创新模式”，该模式运用的是新颖点测试。此案当中，法院认定，在施于普通观察者的眼光做出比对之后，还应当确认前述相似源自后一外观设计区别于现有设计的新颖点。[30]与之相对应，我国也出现了“设计要点”的概念，它是指与现有设计相区别的产品的形状、图案及其结合，或者色彩与形状、图案的结合，或者部位。[31]并且，司法实务当中也出现了相应的案件，譬如广东兴发集团有限公司与山东达润建材有限公司、佛山市南海里水诺信专业涂装有限公司专利侵权纠纷。此案当中，山东省高级人民法院判定，区别于专利申请日以前现有设计的创新设计作为外观设计的保护范围，案中外观设计专利的创新设计有四点，而被控侵权产品在四点上均与专利不同，因此不构成侵权。[32]

　　即便很多国家像我国一样，在混淆模式之上引入了创新模式，即便创新模式能在一定程度上避免混淆模式背离专利法鼓励创新的立法目的等缺陷，但其自身还是存在限制，适用新颖点可能造成矫枉过正，完全摒弃了混淆模式之下的整体印象比对。此外，也可能使得外观设计仅存在部分创新时的侵权判定走入困境。[33]

　　为了应对创新模式可能出现的问题，2008年，美国联邦巡回上诉法院在Edyptian Goddess Inc. v. Swisa, Inc.案中放弃适用新颖点检测，并表明：专利外观设计所谓的新颖点应当都是可以在多项在先外观设计当中找到的，因此，新颖点检测的适用是困难的。[34]几经周折，一定程度上，美国似乎又回到了混淆模式之下的实质相似性检测，只是在此之上有些修正。[35]

　　其实，国家知识产权局的《专利审查指南》当中也出现了外观设计产品相同／相近判定中的“显著影响”判断标准，这在一定程度上弥补了混淆模式的缺陷。但也出现了类似于创新模式的“设计要点”的引入，并在实践当中有所适用。笔者着实难以断定：在进行外观设计侵权判定时，到底应当使用混淆模式，还是应当加上“显著影响”判定标准，或是适用创新模式，或是混合适用？还有混合适用之下，适用的顺序又应当为何呢？

　　总结与展望

　　就Magmatic v PMS案而言，一审法院仅对原被告外观设计的形状作出了比对，而二审法院则进行了整体印象的比对。至于到底应当选择局部还是整体作为比对客体，笔者不能妄下定断，但从一二审的结论来看，比对客体的不同，其结果相差甚大。

　　不过，除却比对客体的选择，在进行外观设计侵权与否的判断时，还应当慎重确定判定的主体，是应当选择一般意义上的消费者还是专业技术人员抑或是介于两者之间的某个主体，应当综合个因素进行分析确定。还就是，侵权判定模式的适用，关涉到各国规范及司法实践的选取方向，至于我国，也应当综合各项因素进行分析确定。