北京高院:引证商标未获初审,商标驳回如何适用法律(附二审判决)

　　案号：

　　二审：(2016)京行终92号

　　一审：(2015)京知行初字第2330号

　　驳回复审：商评字[2015]第13995号

　　二审合议庭：

　　刘晓军 陶钧 樊雪

　　裁判要旨：

　　判断商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断，并应考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或者具有较大的关联性。

　　判定商标是否构成近似，应当以相关公众的一般注意力为标准，既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度，也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度，以是否容易导致混淆作为判断标准。在判断商标是否近似时，尽管可以考虑商标的知名度、相关商品或服务的关联性或类似程度等因素，但商标标识本身的近似程度是判断商标是否近似的基础因素。

　　引证商标在诉争商标申请注册时尚未被核准注册或经初步审定，故诉争商标未构成《商标法》第三十条所规定的情形，对于诉争商标的审查应当适用《商标法》第三十一条的规定。

　　附二审判决书：

　　北京市高级人民法院

　　行政判决书

　　(2016)京行终92号

　　上诉人（原审原告）精创设计有限公司，住所地美利坚合众国特拉华州纽卡斯尔县威尔明顿市奥兰治街1209号。

　　法定代表人克里斯托弗·T·加赛特，高级副总裁兼助理秘书。

　　委托代理人张黎明，上海市华诚律师事务所律师。

　　委托代理人梅远，上海市华诚律师事务所律师。

　　被上诉人（原审被告）中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地中华人民共和国北京市西城区茶马南街1号。

　　法定代表人何训班，主任。

　　委托代理人李海珍，审查员。

　　上诉人精创设计有限公司（简称精创公司）因商标申请驳回复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2015）京知行初字第2330号行政判决，向本院提起上诉。本院于2016年1月4日受理后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。

　　北京知识产权法院经审理查明：

　　诉争商标系精创公司于2013年1月30日向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出注册申请的第12121331号“JM NEW YORK”商标，指定使用商品为第18类行李箱、旅行箱、皮箱或皮纸板箱、人造革箱、帆布箱、手提包、手提箱、手提旅行包（箱）、公文包、用于装化妆用品的包（空的）。

　　引证商标系2009年7月28日申请注册的第7576774号“橘姿JUICO MENS J&M”商标，于2013年11月6日被初步审定公告，于2014年2月7日核准注册，核定使用的商品为第18类手提包、旅行包（箱）、马具、兽皮（动物皮）、手杖、小皮夹、软毛皮（仿皮制品）、伞、公文包、钱包（小钱袋），商标专用期自2014年2月7日至2024年2月6日。

　　2014年1月14日，商标局作出发文编号为ZC12121331BH1的《商标驳回通知书》，以诉争商标与引证商标构成类似商品上的近似商标、“NEW YORK”是美国第一大城市“纽约”的英文，属于公众知晓的外国地名为由，决定驳回诉争商标的注册申请。精创公司不服该决定，向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）提出复审申请。

　　2015年1月21日，商标评审委员会经审查作出商评字〔2015〕第13995号《关于第12121331号“JM NEW YORK”商标驳回复审决定书》（简称被诉决定）。商标评审委员会在该决定中认定：诉争商标的显著识别部分“JM”与引证商标的独立识别部分“J&M”在呼叫、外观方面相近，两商标指定使用在同一种或类似商品上，易导致相关公众对商品来源产生混淆和误认。诉争商标与引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。“NEW YORK”是精创公司的真实住所地，诉争商标未构成《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第十条第二款之情形。因此，依照《商标法》第三十条和第三十四条的规定，商标评审委员会决定：诉争商标在复审商品上的注册申请予以驳回。

　　精创公司不服商标评审委员会作出的被诉决定并提起诉讼，请求撤销该决定。

　　精创公司在在诉讼中提交了以下10份证据：

　　1、第14029283-4号美国公证书，用以证明JM图形的著作权属于精创公司；

　　2、第14029283-5号美国公证书，用以证明精创公司委托PRINTERS3印制JM图案的产品吊牌；

　　3、第14029283-6号美国公证书，用以证明精创公司的创始人及总裁是知名的成功发明家和企业家；

　　4、第14029283-7号美国公证书，用以证明精创公司在2006年委托中国厂商进行标有JM商标的衣架产品的贴牌生产；

　　5、第14029283-8号美国公证书，用以证明精创公司在2007年委托中国厂商进行标有JM商标的衣架产品的贴牌生产；

　　6、第14029283-9号美国公证书，用以证明精创公司在2008年委托中国厂商进行标有JM商标的衣架产品的贴牌生产；

　　7、第14029283-10号美国公证书，用以证明TONE WORLD INTERNATIONAL向精创公司提供衣架产品，其委托代加工的工厂编码为：FORTUNE TRANDING。

　　8、第14029283-11号美国公证书，用以证明TONE WORLD INTERNATIONAL委托FORTUNE TRANDING生产加工印有JM美术作品的衣架产品，其委托代加工的工厂编码为：FORTUNE TRANDING；

　　9、第14029283-12号美国公证书，用以证明精创公司在2006年委托中国厂商进行标有JM商标的衣架产品的贴牌生产。

　　10、第14029283-13号美国公证书，用以证明经过艺术设计的JM图形已在相关产品上使用多年，精创公司在2006年委托中国厂商进行标有JM商标的衣架产品的贴牌生产。

　　此外，精创公司认可诉争商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品构成相同或类似商品，并表示其在商标驳回复审程序中未提交诉争商标的使用证据，其在本案诉讼中提交的10份证据中虽然没有直接证据可以体现诉争商标的使用，但是结合起来看可以证明诉争商标经过使用足以与引证商标相区分。

　　北京知识产权法院认为，

　　被诉决定关于诉争商标与引证商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标的认定结论正确。诉争商标申请注册未构成《商标法》第三十条所规定的情形，对于诉争商标的审查应当适用《商标法》第三十一条的规定。商标评审委员会在本案法律适用上存在瑕疵，对此予以纠正。综上，被诉决定论正确，程序合法，鉴于其存在适用法律法规不准确的情形，对此依法予以纠正。北京知识产权法院依照最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第五十六条第（四）项之规定，判决：驳回精创设计有限公司的诉讼请求。

　　精创公司不服原审判决向本院提出上诉，请求撤销原审判决和被诉决定。精创公司的主要上诉理由是：诉争商标与引证商标未构成近似商标，未违反《商标法》第三十一条规定。

　　商标评审委员会服从原审判决。

　　本院经审理查明，原审法院已查明事实基本清楚，证据采信得当，且有诉争商标的商标档案、引证商标的商标档案、发文编号为ZC12121331BH1的《商标驳回通知书》、精创公司在行政诉讼中提交的证据及当事人陈述、笔录等证据在案佐证，本院对原审法院查明的事实予以确认。

　　本院认为：

　　《商标法》第三十条规定：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”第三十一条规定：“两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。”

　　类似商品是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。

　　类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。

　　判断商品或者服务是否类似应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断，并应考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或者具有较大的关联性。

　　商标近似是指商标文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品来源产生误认，或者认为其与他人在先注册商标具有特定联系。

　　判定商标是否构成近似，应当以相关公众的一般注意力为标准，既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度，也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度，以是否容易导致混淆作为判断标准。在判断商标是否近似时，尽管可以考虑商标的知名度、相关商品或服务的关联性或类似程度等因素，但商标标识本身的近似程度是判断商标是否近似的基础因素。

　　本案中，由于引证商标在诉争商标申请注册时尚未被核准注册或经初步审定，故诉争商标未构成《商标法》第三十条所规定的情形，对于诉争商标的审查应当适用《商标法》第三十一条的规定。

　　精创公司认可诉争商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品构成相同或类似商品，本院经审查亦不持异议。从商标标识来看，诉争商标的显著识别部分“JM”与引证商标的独立识别部分“J&M”在呼叫、外观方面相近，诉争商标与引证商标同时使用在相同或类似商品上，易引起相关公众的混淆或误认，或使相关公众认为诉争商标与引证商标所标示的商品源自同一市场主体或存在某种关联，且精创公司提交的证据尚不足以证明诉争商标经使用已足以与引证商标相区分。因此，原审法院关于诉争商标与引证商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标的认定正确，精创公司有关诉争商标与引证商标未构成近似商标故未违反《商标法》第三十一条规定的上诉理由依据不足，本院不予支持。

　　综上，精创公司的上诉主张缺乏事实及法律依据，其上诉请求本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（一）项之规定，判决如下：

　　驳回上诉，维持原判。

　　一、二审案件受理费人民币各一百元，均由精创设计有限公司负担（均已

　　已交纳）。

　　本判决为终审判决。

　　审 判 长 刘晓军

　　代理审判员 陶 钧

　　代理审判员 樊 雪

　　二Ο一六年三月八日

　　书 记 员 张见秋

(作者：知产库，来源：北京高院)