黄武双：涉外贴牌加工中商标侵权的认定

黄武双  华东政法大学教授、博士生导师

　　本文部分文字已登载于2016年2月19日《中国知识产权报》的“商标周刊”版面。感谢硕士生陈雅秋几次通读文章并提出了若干修改意见，感谢博士生阮开欣对最终稿的通读和个别用词建议。

　　一、司法实践及学界观点纵览

　　1、我国法院裁判的两种立场。迄今为止，我国各级法院对贴牌加工行为是否侵犯商标权所持司法态度仍分为侵权与不侵权两种。认定侵犯商标权的主要理由为，委托人虽在其本国享有商标权但在中国不享有商标权，在中国使用构成对中国注册商标专用权的侵犯。如包括耐克商标案[（2001）深中法知产初字第55号民事判决]、鳄鱼商标案[(2006)锡民三初字第24号民事判决]、NENKEL商标案[（2006）粤高法行终字第22号行政判决]、RBI商标案[（2005）浙民三终字第284号]等。

　　认定不侵犯商标权主要理由为代理加工产品全部返销，不会造成国内消费者产生混淆和误认，所涉商标在中国境内没有商品识别功能。如JoLida商标案[（2009）沪高民三（知）终字第65号]、BOSS商标案[（2007）闽民终字第459号民事判决书]、RITZ商标案[（2007）义行初字第84号]、SOYODA商标案[（2012）苏知民终字第0297号民事判决]等。

　　2、我国台湾地区各部门的观点。我国台湾地区在上世纪七八十年代开始进行大量的定牌加工贸易（即“回销行为”），今天台湾地区的定牌加工产业规模仍然领先亚洲。台湾地区也曾历经定牌加工过程中所贴商标是否侵犯商标权问题的争论，台湾地区“司法院”、“高等法院”、“法务部”、“经济部智慧财产局”态度一致，明确认为定牌加工中对标识的使用不会侵犯商标专用权。为进一步研究“回销”行为是否侵犯台湾地区的注册商标专用权，台湾地区“司法行政院”分别于1983年和1993年两次专门研讨论证，结论均为不构成侵权，且认为定牌加工是一种贸易形态，不应受到商标法相关规定的约束，“自无庸负侵害商标之责任。”国际定牌加工是将加工成品销往委托商拥有商标专用权的国家，并不对内销售，没有流入台湾地区市场的可能。为了有利于本地区企业接单，回销行为不应该视为商标法中的使用行为。

　　3、学界观点。侵权论者认为，尽管涉外定牌加工产品不在我国境内销售，不会导致相关公众混淆，但因“混淆可能性”并非商标侵权构成之必要条件，只要在相同商品上使用相同商标即应绝对“推定混淆”因而构成侵犯商标权。涉外定牌加工产品不属于过境货物，涉外定牌加工属于具有营利性质的商业活动，不能适用“过境货物”的例外规则。

　　不侵权论者认为，由于定牌加工产品和国内商标持有人的产品在不同国家销售，二者的相关公众（消费者）完全不同，不可能造成混淆或误认，并不影响国内商标权人之商标的商品来源识别功能，不会造成国内商标权人之损害。亦有人认为，定牌加工过程中在产品上附加的商标（贴牌）不构成商标法意义上的商标使用。

　　二、定牌加工纠纷解决的两个关键问题

　　1、关于“商标使用”法律规范的解读。在解决民事纠纷时，王泽鉴先生倡导“从事实寻找规范，以规范认定事实”的方法，即“来回穿梭于规范和事实之间”以找寻一个请求权的基础。在定牌加工案件中，原告无一例外都以受托加工方在产品上“使用”原告商标违反《商标法》第57条之规定为由提起商标侵权之诉，可见在产品上贴附商标是否构成商标“使用”已成为无容回避的问题。(作者：黄武双，来源：华政东方知识产权)