涉外定牌加工的商标侵权问题研究——兼评最高院“PRETUL”案及江苏高院“东风”

　　编者按：

　　涉外定牌加工行为是否构成商标侵权是近十年来我国知识产权理论和实务界的讨论热点和难点问题，围绕此问题我国已经产生了不少的法律纠纷和诉讼。然而，各地法院司法判决并不一致，立法和司法解释没有给出明确的答案，各地工商执法人员和法官对此也莫衷一是，不仅给行政执法领域的执法者带来诸多困惑，也给承揽加工企业、境内外商标注册人带来诸多困扰。

　　近日，最高人民法院对一起历时5年的涉外定牌加工商标侵权纠纷案件作出终审判决，首次表态涉外定牌加工行为不构成侵权，再次引发了业内对此问题的一轮热议。而就在此后不久，江苏高院审结了一起涉外定牌加工案件，其结果却认定构成侵权。

　　本文将首先对涉外定牌加工的相关概念进行介绍，并梳理我国审判实务界对定牌加工案件的不同判决，对相关问题进行初步的学理分析，兼评最高院的PRETUL案和江苏高院的“东风”商标纠纷一案。

　　一、涉外定牌加工概述

　　定牌加工，又称贴牌生产，即“OEM”，是英文Original Equipment Manufacture的缩写。狭义的涉外定牌加工一般是指国内加工方根据外方商标权人的委托，为其进行来料来样的加工服务，并在所加工的物件上贴附委托方的商标，随后将该产品全部交由委托方在国外销售或经营，委托方按约定支付加工费的贸易方式。定牌加工经营方式是国际分工与合作的表现，其有利于促进各种生产资源和劳动力资源的合理分配和优势互补，有利于促进社会的合理分工。近年来，这种生产方式在我国的涉外加工贸易中甚为流行，已经发展为一种经济合作模式。

　　然而，在这种经济合作模式中，却隐藏了一个知识产权法律问题--在涉外定牌生产中，涉及到某一商标在国外已注册，而国内又有依法注册的合法商标权人，两者非同一权利主体，那么当加工方接受国外合法的商标权人的委托在我国进行定牌生产相同产品，而又未经国内商标注册人许可时，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，是否构成侵犯商标专有权？[1]围绕此问题我国已经产生了不少的法律纠纷和诉讼。然而，对此现实问题，我国各地法院司法判决并不一致，存在着侵权与不侵权的两种完全不同的尺度。另外，立法和司法解释也没有给出明确的答案，不仅给行政执法领域的执法者带来诸多困惑，也给承揽加工企业、境内外商标注册人带来诸多困扰。

　　二、我国司法实践中的不同态度

　　（一）认定贴牌加工行为侵权的案件

　　按照修改前的《商标法》第52条规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属于商标侵权行为。那么应用到定牌加工中，如果外方国外委托方指定或授权我国加工企业使用的商标，与中国境内已经注册的商标相同或近似，而且该加工产品与该注册商标核定使用的商品相同或相似，该加工企业在其制造、出口的产品上使用该商标，就有可能违反上述规定。这事实上已经得到许多司法判决的支持。

　　早期司法判决在此种情况下倾向于认定贴牌加工行为为商标侵权行为，比较典型的案例有: 美国耐克公司诉西班牙赛得体育公司、嘉兴银兴制衣厂、浙江省畜产进出口公司案[(2001)深中法知产初字第55号]，广州泓信诉广州海关案[(2006)粤高法行终字第22号]、瑞宝公司诉永胜公司案[(2005)浙民三终字第284号]等。

　　除此以外，部分法院还考虑另外一个因素，一种必要的审查和注意义务。也即国内受委托加工方需要尽到一定的注意义务，去审查国外委托方是否确实拥有注册商标权或者取得合法授权许可，以判断是否存在《侵权责任法》中侵权行为所要求的主观过错要件。江苏法院在审理拉科斯特公司与宏鑫公司商标侵权纠纷一案时便考虑这一因素。对于认定定牌加工构成侵权的若干案件的具体案情及法院的判决和理由见下表：(作者：苏粲，来源：华政东方知识产权)