欧美判例翻译丨美国首件“商标使用意图”司法判例

　　编者按：

　　《兰哈姆法》经过1988年修改后，不再要求商标申请人在申请商标时已经对商标进行使用，而是要求申请人证明其“在日后对商标进行商业化使用的善意目的”。本案的争议焦点围绕上述法条，多数意见对上诉人提交的关于“使用”的证据逐一进行判断，并最终认定上诉人在提交商标申请时，并不具有对商标进行商业化使用的善意目的。

　　美国联邦巡回上诉法院

　　原告/上诉人M.Z. BERGER & CO., INC.,

　　被告/被上诉人SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.),

　　案号2014-1219

　　巡回法院法官Chen发表以下意见：

　　商标审判和上诉委员会（以下简称“委员会”）日前就针对“iWatch”商标的异议作出了维持裁决，其根据是申请人M.Z. Berger& Co., Inc.（以下简称“Berger”）在申请“iWatch”商标时，不具有对商标进行“商业化使用的善意目的”。违反了兰哈姆法第(1)(b)(1)条（即：美国法典第15卷第1051(b)(1)条）的规定[1]。委员会在裁决中认为Berger仅仅具有保留“iWatch”商标下权利的目的，因此而不具有法条所要求的“商业化使用善意目的”。Berger就上述裁决提起上诉。由于本案中存在实质性的证据支持委员会的裁决，故本院判决维持上述裁决。

　　I. 背景

　　Berger是一家从事制造、进口、销售手表、时钟以及个人护理用品的企业。2007年7月5日，Berger向专利和商标局（即：Patentsand Trademark Office，以下简称“PTO”）提出了一项“意图使用”的商标申请，试图在30种不同的商品上注册“iWatch”商标。上述30种商品均属于三大类商品：（1）手表；（2）时钟；（3）与手表和/或时钟相关的商品（例如：钟面、表针和表带）。FN1

　　FN1 Berger的商标申请针对的是标准的字母书写方式，因此Berger并不能对特定格式或书写方式的商标享有权利。然而，本院在判决中采用大小写混合的方式（iWatch）表示Berger所申请的商标，原因是Berger在申请商标时即采取了该书写方式[2]。

　　Berger在上述申请中声明：申请人具有善意地通过其自身、其关联公司或其商标被许可人，对该商标或申请所覆盖的商品和/或服务进行商业化使用的目的。[3]

　　PTO于2008年5月21日批准了Berger的商标申请，并将该申请公开。2008年10月22日，Swatch AG公司（以下简称“Swatch”）针对该申请向PTO提出了异议意见，其理由是“iWatch”商标与其持有的“Swatch”商标近似，容易造成混淆。Swatch此后又增加了一项异议意见，其理由是Berger在提出申请时，缺乏善意地对商标进行商业化使用的目的。

　　委员会将“iWatch”商标覆盖的三类商品进行区分，分别考虑Berger在三类商品上是否具有法律所要求的“商业化使用的善意目的”。[4]在判断Berger在“时钟”以及“与手表和/或时钟相关的商品”两类商品上是否具有“善意商业化使用目的”时，委员会考量了Berger的拥有者暨CEO：Bernard Mermelstein先生的证词[5]。Mermelstein先生不仅是“iWatch”商标的创造者以及该商标申请的决策者，同时，他也是本案根据联邦民事诉讼法第30(b)(6)条所指定的唯一证人。[6]因此，委员会认为Mermelstein先生所陈述的证词能够代表Berger公司在商标申请时的观点。

　　尽管在“iWatch”商标的申请文件显示申请人试图在：“手表”、“时钟”和与“手表和/或时钟相关的商品”共三类商品上销售标有“iWatch”商标的商品，然而，Mermelstein先生的证词证明：除手表以外，Berger从未产生过在任何其他商品上使用该商标的目的。该证词如下：(作者：杨周行，来源：华政东方知识产权)