评析“西达本胺”发明专利无效案——专利无效宣告程序中权利要求书修改的例外情形

　　在专利复审委员会审结的第4W102593号无效宣告请求案（下称西达本胺案）中，请求人将授权公告文本中要求保护的通式化合物修改为具体化合物，专利复审委员会在此基础上作出了维持专利权有效的审查决定。该案的修改方式不属于专利审查指南中指出的常见情形，值得业界关注。
　　对于专利无效程序中的权利要求修改方式，专利审查指南规定，在满足所述修改原则的基础上，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。这样规定的目的主要是出于维护专利授权文件公示性和稳定性方面的考虑。授权后对专利文件的修改，不仅是专利权人行使处分权的行为，影响其独占权利的大小和行使权利要求的有效性，同时还直接影响到社会公众利用技术的自由度，因此，需要对其修改方式进行限制。另一方面，专利权人出于各种目的，有修改授权文本的需求，完全禁止专利权人对授权专利文件修改不利于这些对现有技术作出实质贡献的授权专利发挥其应有作用。
　　如何在专利审查实践中把握二者之间的平衡，专利复审委员会认为应当明确以下三点：
　　第一，专利审查指南中给出的权利要求的删除、合并和技术方案的删除是无效宣告程序中权利要求书修改的允许方式，专利权人在无效阶段修改权利要求时应当遵循上述规定。
　　第二，专利审查指南中限制了修改方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除，对于其中的“一般”应作不排除存在其他修改方式之解释。例如，一些笔误和明显错误的修改在审查实践中存在接受的可能；又如，最高人民法院行政裁定书（2011）知行字第17号所涉及“家化专利无效纠纷案”也接受了专利权人的“非一般性”修改。在该案中专利权人在无效阶段将权利要求书中配方比例1：10-30修改为1:30。最高院首先明确此修改不属于典型的并列技术方案的删除，但鉴于1:30这一具体比值在原说明书中有明确的记载，且是其推荐的最佳剂量比，基于公平的考虑因素，允许这种特殊形式的修改方式的存在。
　　第三，西达本胺案中在无效阶段将马库什通式化合物修改为具体化合物属于例外情形。最高人民法院“家化案”中的公平考虑因素是专利审查实践中应当遵循的重要法律原则，但无效程序以及行政诉讼中的不同主体甚至是关注案件的社会公众对“公平”理解的出发角度、对其法律内涵的整体认识、对其判断标准的具体适用往往会存在差异，在其他案件中应当如何体现该裁定的内在精神不尽明晰。西达本胺案从更加具体、下位的角度给出了一种操作性更强的审查思路。从鼓励发明创造的立法本意出发，允许超出“一般”范围的非典型性修改存在；从不侵害社会公众合法利益的角度出发，要确保修改后的权利要求不存在公示性方面的问题，以符合对无效阶段限制修改方式的初衷。该案中，专利权人作出上述修改的事实基础是修改后的技术方案是发明的唯一核心所在，修改为该具体化合物，不会脱离专利权的保护范围，也不会在公示性方面令社会公众陷入困扰。结合能否体现专利制度鼓励发明创造的立法本意、是否有助于专利确权程序在评判专利的技术贡献时聚焦发明实质等考虑因素，专利复审委员会认为该案中的修改方式并不违背专利审查指南对修改方式进行限制的初衷，应可以作为例外情形而被接受。
　　西达本胺的无效案件审查，诠释了聚焦发明实质，把握技术核心的审查理念，体现了专利制度鼓励发明创造的立法本意，在专利权人的合法权益与社会公众之间寻求了适度的平衡。为今后类似案件的审理，以及审查指导文件的制定和修改提供了参考。
　　（作者单位：国家知识产权局专利复审委员会化学申诉一处）(作者：王晓东，来源：中国知识产权报社资讯网)