关于美国专利制度“先发明”原则的评论

　　美国是西方发达国家中至今还在其专利法中坚持实行“先发明”制度的唯一国家。
　　近年来，在国际专利协调问题上，美国一直站在专利法国际协调、甚至建立统一专利审批制度的立场上。而从专利法的国际协调角度来看，“先发明”制度完全是美国独特的制度，在国际上并没有市场。在这一点上，美国坚持“先发明”制度似乎与其国际协调的政治目标不尽一致。而且，一般来讲，“先发明”制度增加了专利申请的费用，同时也延长了专利授权的期限。那么，美国究竟为什么坚持这一制度呢？
　　一、不同意见
　　美国国内对于“先发明”制度存在的必要性也是存在疑问的。例如，Toshiko Takenaka 认为，尽管美国在法律制度上采用的是“先发明”制度，而实际上超过99%的申请案是在“先申请”制度下审查授权的，因此，美国在实践上实行的也是“先申请”制度。而相比来说，其他国家实行的“先申请”制度更为简单明了。同时，由于小发明的申请人更难提供在先发明的足够证据，因此，“先发明”制度不利于那些申请简单发明的小发明人。还有，由于这一制度的存在，也耽误了专利审查的时间，造成了审查周期的延迟。由于保持了自己技术秘密的发明人在这一制度下可以威胁专利权人的权利，这一制度也有专利权不确定的缺陷。最后，从国际协调上看，美国一国坚持“先发明”制度也与国际协调的政治要求不相符合。目前欧洲和日本这两个大局都实行的是先申请制度。1
　　二、支持这一制度的理由
　　相比而言，更多的美国司法界人士是支持这一制度的。
　　美国前专利局局长唐纳德W 本纳 （Donald W Banner）认为，实行先发明制度主要有以下几点好处。一是可以保证发明人有一年的“宽限期”（grace period），从而保护发明人在一年的时间里能够避免公诸于众的不利影响，同时也可以给发明人在这一期限内考虑是否申请或着出售其发明的权利，从而提高了专利的“效率”；二是可以保证在后申请人“宣誓在先”（swear behind）的权利，而这一权利已经是一种广为美国发明人所习惯、接受的权利；三是，抛弃了先发明原则必然导致发明人在产生了发明设想时就要申请专利（filing on conception），从而使很多发明人进行无效率的申请，既使他们丧失了评估发明商业价值的机会，也提高了尤其是中小发明人的获得专利的费用。 2
　　他还指出，另外，在绝对新颖性的原则下，也就是在“先申请”制度下，美国的专利审查员在审查专利案时，可能根本无从知晓破坏美国专利新颖性的外国申请。美国专利的确定性还会被即便是未印刷的知识、在外国使用和销售的产品所破坏。他由此夸张地提出，有关专利的诉讼费用将会大量增加。
　　针对先发明原则下对于“新颖性”之诉的不同意见，他提出，事实上，只有千分之一的专利进行了新颖性诉讼，其中只有80%最终通过复审委员会（Board）进行了裁决。而其中，又只有41%的决定有利于在后申请一方。因此， 没有必要为了节省这么小的诉讼代价而另搞一套以扩大公知公用技术为代价的体系。
　　反对先申请制度的另一个焦点集中在对小发明人的保护上。他认为，大企业并不依赖专利战略。他引用了前联邦巡回上诉法院主审法官豪威·马凯（Howard Markey）的观点。马凯法官认为，许多大公司并不需要专利制度。他们可能也要专利，但只是当作保护性措施，是为了对抗那些可能发明某些公众需要的东西并且获得专利，从而使大公司被迫与其谈判的小公司，而不是将专利用到生产线上。大公司更愿意在规模、服务、数量、财政支持和促销方面进行竞争，而不是专利方面。3 托马斯 史密斯也认为，先发明制度最大限度地保护了中小发明人的利益。 4(作者：张志成，来源：互联网)