关于北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》的评述
发布时间：2015-05-19 14:39商业秘密网
1、北京市高级人民法院发布《专利侵权判定指南》（以下称“指南2013”）的背景：在北京市高级人民法院2001年发布《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（以下称“意见2001”）之后，十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议2008年12月27日修改了《中华人民共和国专利法》（以下称专利法），2010年1月9日国务院修改了《中华人民共和国专利法实施细则》（以下称细则），最高人民法院2009年12月28日公布了《关于审理专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下称解释2009）。因此，指南2013的发布，是根据专利法的修改和最高人民法院相关司法解释的规定，总结了北京法院审理专利案件的一些成熟经验和做法，并且删除了意见2001中一些不再适应目前司法实践的内容。
2、指南2013中第一个亮点是对等同侵权判断的详细规定。在指南2013中用了20条规定（第41条－第60条）来详细规定等同侵权的概念、等同侵权中所涉及的概念、判断的原则、方式以及时间点的确定等，还规定了几种具体情况下等同侵权原则的适用，比如关于功能性特征的等同侵权判定方式，涉及数值范围的方案的判定方式；还进一步明确了禁止反悔在等同侵权中的适用。通过这些规定，专利律师以及法官在将来的诉讼中就能够较好地把握等同侵权原则的适用，限制了法官自由裁量权的使用。
3、 指南2013中第二个亮点是对功能性特征的侵权判定首次作出全面完整的规定，在严格遵守解释2009关于功能性特征的规定（第四条 对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容）的前提下，明确了功能性特征的概念，即“权利要求中的对产品的部件或部件之间的配合关系或者对方法的步骤采用其在发明创造中所起的作用、功能或者产生的效果来限定的技术特征”，将在专利审查程序中所认为的功能特征和效果特征都纳入了功能特征的范畴；还列举了一些可以不被认定为功能性特征的情形(如，以功能或效果性语言表述且已经成为所属技术领域的普通技术人员普遍知晓的技术名词一类的技术特征；以及使用功能性或效果性语言表述，但同时也用相应的结构、材料、步骤等特征进行描述的技术特征)，从而部分消除了业界在此问题上的争论，有利于司法审判在此问题上的统一。
4、指南2013中第三个亮点是对关于外观设计侵权判定标准的规定。其用了总共26条对于外观设计专利权的保护范围的确定以及侵权判定的方法进行了详细的规定，而在意见2001中只有17条规定，内容大大丰富了。比如，在外观设计专利权的保护范围部分，明确了用于确定外观设计专利权保护范围的信息有：“外观设计的简要说明及其设计要点、专利权人在无效程序及其诉讼程序中的意见陈述、应国务院专利行政部门的要求在专利申请程序中提交的样品或者模型等”（指南第61条），以及使用状态参考图与变化状态产品的使用状态视图是否可以作为外观设计保护范围的依据（指南第64条）；首次对于在专利法中规定的相似外观设计的保护范围进行了明确，即“相似外观设计专利权的保护范围由各个独立的外观设计分别确定；基本设计与其它相似设计均可以作为确定外观设计专利权保护范围的依据”（指南第68条）；同时对于如何确定成套产品的外观设计的保护范围进行了明确，即“成套产品的整体外观设计与组成该成套产品的每一件外观设计均已显示在该外观设计专利文件的图片或者照片中的,其权利保护范围由组成该成套产品的每一件产品的外观设计或者该成套产品的整体外观设计确定” （指南第69条）；在外观设计专利权的侵权判断方法部分，明确了判断的主体是“一般消费者”，即“应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似，而不应以该外观设计专利所属技术领域的普通设计人员的观察能力为标准” （指南第76条）；同时继承了意见2001的“整体观察、综合判断”的原则，并给出了该原则的解释，即“判断外观设计是否构成相同或相近似时以整体观察、综合判断为原则，即应当对授权外观设计、被诉侵权设计可视部分的全部设计特征进行观察、对能够影响产品外观设计整体视觉效果的所有因素进行综合考虑后作出判断” （指南第79条）；另外在具体判断方法上，一再强调“视觉效果”在判断时的作用，即“进行外观设计侵权判定，应当通过一般消费者的视觉进行直接观察对比” （指南第72条）以及第78、79和80条，这与解释2009的规定是相一致，但是相比于意见2001的规定有了很大的改变。另外，还对于一些具体情况的判断，给出了明确的指引，比如：产品功能、技术效果决定的设计特征（指南第81条），立体产品的外观设计的判断（指南第82条）、透明材料与不透明材料的替换（指南第85条）等。(作者：王 勇，来源：北京泛华伟业知识产权代理有限公)
2、指南2013中第一个亮点是对等同侵权判断的详细规定。在指南2013中用了20条规定（第41条－第60条）来详细规定等同侵权的概念、等同侵权中所涉及的概念、判断的原则、方式以及时间点的确定等，还规定了几种具体情况下等同侵权原则的适用，比如关于功能性特征的等同侵权判定方式，涉及数值范围的方案的判定方式；还进一步明确了禁止反悔在等同侵权中的适用。通过这些规定，专利律师以及法官在将来的诉讼中就能够较好地把握等同侵权原则的适用，限制了法官自由裁量权的使用。
3、 指南2013中第二个亮点是对功能性特征的侵权判定首次作出全面完整的规定，在严格遵守解释2009关于功能性特征的规定（第四条 对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容）的前提下，明确了功能性特征的概念，即“权利要求中的对产品的部件或部件之间的配合关系或者对方法的步骤采用其在发明创造中所起的作用、功能或者产生的效果来限定的技术特征”，将在专利审查程序中所认为的功能特征和效果特征都纳入了功能特征的范畴；还列举了一些可以不被认定为功能性特征的情形(如，以功能或效果性语言表述且已经成为所属技术领域的普通技术人员普遍知晓的技术名词一类的技术特征；以及使用功能性或效果性语言表述，但同时也用相应的结构、材料、步骤等特征进行描述的技术特征)，从而部分消除了业界在此问题上的争论，有利于司法审判在此问题上的统一。
4、指南2013中第三个亮点是对关于外观设计侵权判定标准的规定。其用了总共26条对于外观设计专利权的保护范围的确定以及侵权判定的方法进行了详细的规定，而在意见2001中只有17条规定，内容大大丰富了。比如，在外观设计专利权的保护范围部分，明确了用于确定外观设计专利权保护范围的信息有：“外观设计的简要说明及其设计要点、专利权人在无效程序及其诉讼程序中的意见陈述、应国务院专利行政部门的要求在专利申请程序中提交的样品或者模型等”（指南第61条），以及使用状态参考图与变化状态产品的使用状态视图是否可以作为外观设计保护范围的依据（指南第64条）；首次对于在专利法中规定的相似外观设计的保护范围进行了明确，即“相似外观设计专利权的保护范围由各个独立的外观设计分别确定；基本设计与其它相似设计均可以作为确定外观设计专利权保护范围的依据”（指南第68条）；同时对于如何确定成套产品的外观设计的保护范围进行了明确，即“成套产品的整体外观设计与组成该成套产品的每一件外观设计均已显示在该外观设计专利文件的图片或者照片中的,其权利保护范围由组成该成套产品的每一件产品的外观设计或者该成套产品的整体外观设计确定” （指南第69条）；在外观设计专利权的侵权判断方法部分，明确了判断的主体是“一般消费者”，即“应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似，而不应以该外观设计专利所属技术领域的普通设计人员的观察能力为标准” （指南第76条）；同时继承了意见2001的“整体观察、综合判断”的原则，并给出了该原则的解释，即“判断外观设计是否构成相同或相近似时以整体观察、综合判断为原则，即应当对授权外观设计、被诉侵权设计可视部分的全部设计特征进行观察、对能够影响产品外观设计整体视觉效果的所有因素进行综合考虑后作出判断” （指南第79条）；另外在具体判断方法上，一再强调“视觉效果”在判断时的作用，即“进行外观设计侵权判定，应当通过一般消费者的视觉进行直接观察对比” （指南第72条）以及第78、79和80条，这与解释2009的规定是相一致，但是相比于意见2001的规定有了很大的改变。另外，还对于一些具体情况的判断，给出了明确的指引，比如：产品功能、技术效果决定的设计特征（指南第81条），立体产品的外观设计的判断（指南第82条）、透明材料与不透明材料的替换（指南第85条）等。(作者：王 勇，来源：北京泛华伟业知识产权代理有限公)
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