未经许可代加工构成商标侵权吗？

来源：中国工商报

2010-12-30

案情

2010年8月，某市工商局依法对吴某经营的制衣厂进行检查，现场发现大量标有阿迪达斯注册商标的夹克衫成品、半成品。当事人吴某不能提供阿迪达斯商标注册人的使用许可证明，工商局遂对这些夹克衫成品、半成品予以扣押。

经查，甲公司为阿迪达斯公司的定牌加工企业，其为阿迪达斯公司每加工一件夹克衫收取加工费15元。2010年7月，甲公司未经阿迪达斯公司许可，擅自转委托吴某代为加工阿迪达斯夹克衫 2000件，加工费为每件8元。至案发时，吴某已加工标有阿迪达斯注册商标的夹克衫860件，尚未交货即被工商局查获。

阿迪达斯公司向某市工商局出具鉴定书确认：甲公司系其委托的定牌加工企业，但甲公司转委托吴某加工阿迪达斯夹克衫的行为未经阿迪达斯公司许可。吴某加工的标有阿迪达斯注册商标的夹克衫侵犯了阿迪达斯公司的注册商标专用权，属侵权商品。

争议

对吴某未经许可代加工阿迪达斯夹克衫行为应如何定性处理，执法人员存在不同意见。

第一种意见认为，吴某受甲公司的委托代加工阿迪达斯夹克衫，未经阿迪达斯商标注册人许可，其行为构成《商标法》第五十二条第（一）项所指的未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的侵权行为。

第二种意见认为，吴某受甲公司委托代加工阿迪达斯夹克衫，其加工行为不构成《商标法》意义上的商标使用行为，因此吴某不构成商标侵权行为。阿迪达斯公司、甲公司、吴某之间属合同关系，应适用《民法》与《合同法》解决三者间的纠纷。

笔者同意第二种意见。

分析

笔者认为，对吴某行为的定性，关键在于吴某代加工阿迪达斯夹克衫的行为是否构成《商标法》意义上的“使用”阿迪达斯注册商标的行为。

我国《商标法实施条例》第三条对商标使用作出了规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”该规定仅对商标使用的对象和范围作了界定，并未指出商标使用的目的。笔者认为，在执法实践中，不能看到商标贴附于商品、商品包装等载体上，就认定是“商标使用”,还应考虑“使用”的目的。

从使用目的的角度来看，《商标法》意义上的商标使用，应当是为了实现商标功能的使用。商标最基本的功能是区别商品或服务的来源。因此，《商标法》第五十二条第（一）项“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”所指的使用，应该是为了体现商标的区别商品来源的功能，将商标使用在自己生产经营的商品、商品包装或者容器、商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。

在定牌加工中，加工方按照委托人的要求将商标贴附于商品上，这种贴附行为只是加工过程中的一个环节，并不是“使用”商标。加工方只是根据加工合同收取一定的加工（劳务）费，其所加工的产品所有权仍归委托方，并由委托方对外销售。委托方才是真正的商标使用人。加工方如果未超出定牌加工合同要求的数量、范围加工产品，就没有通过商标的使用获取收益，就不会通过商标的使用损害委托方（商标注册人）商标权益。因此，笔者认为定牌加工中加工方在商品上贴附商标的行为不是一种实现商标功能的商标使用行为，不构成《商标法》意义上的商标使用。

本案中，甲公司是按照阿迪达斯公司委托的数量、范围加工阿迪达斯夹克衫的，甲公司不构成使用阿迪达斯商标的行为。同理，甲公司将本应由自己加工的一部分夹克衫交由吴某代为加工，吴某的加工行为也不构成《商标法》意义上的商标使用。如果因吴某的加工工艺、加工能力等达不到阿迪达斯公司的标准要求致使所加工的产品不符合特定质量要求，以及甲公司未经阿迪达斯公司同意擅自转委托等引起的一系列纠纷，属于民事纠纷，应适用《民法》、《合同法》解决。

综上所述，吴某的代加工行为不构成《商标法》意义上的使用阿迪达斯注册商标的行为，不构成商标侵权。

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