戴某不服专利复议决定案

摘　　要：国家知识产权局的违法行为造成戴某提出的优先权申请没有得到满足。但国家知识产权局及时纠正错误，恢复了戴某的发明专利申请的审查，对戴某的发明专利申请优先权的请求重新作出处理，并在复议决定书中诚恳地表示了歉意。但戴某未积极依法请求恢复其权利，致其权利不能再得到保护。　　案由和案号　　案由：不服专利复议决定　　一审案号：（１９９８）一中行初字第２号　　二审案号：（１９９８）高行终字第１５号　　一审合议庭组成人员：审判长：刘景文；审判员：吴月；代理审判员：李正旺　　二审合议庭组成人员：审判长：朱世宽；代理审判员：赵宇晖；代理审判员：景涛　　当事人基本情况　　原告（上诉人）：戴某，男，３３岁，农民。　　被告（被上诉人）：中华人民共和国知识产权局（原中华人民共和国专利局）。　　被诉具体行政行为　　１９９７年１０月１４日，中华人民共和国知识产权局（下称国家知识产权局）作出第３５３号行政复议决定，认定国家知识产权局在对戴某提交的在后发明专利申请的审查过程中，漏发了视为未要求本国优先权通知书；未按时公开发明专利申请；以及对其发明专利申请进行期限监视时，以在先实用新型专利申请的申请日为计算期限的起算日，均属于国家知识产权局的工作失误。根据《中华人民共和国专利法实施细则》（下称实施细则）第三十三条的规定，如果确认戴某在后发明专利申请享有在先实用新型专利申请的本国优先权，则在先申请应当被视为撤回。但由于戴某在提交后一发明专利申请时，将在先申请的申请号写错，以及未缴纳优先权要求费，根据《实施细则》第三十二条、第八十四条的规定，该发明专利的申请不应享有在先实用新型专利申请的优先权。虽然国家知识产权局漏发视为本国优先权未提出的通知书，使戴某失去了补办手续、补交请求费的机会，但由于戴某的在先实用新型专利申请己经被授予专利权，其在后发明专利申请已不能再享受在先实用新型专利申请的本国优先权。由于在后申请不再享有在先申请的优先权，国家知识产权局计算在后申请提出实质审查请求的期限应当以在后申请的申请日起算，但国家知识产权局误以在先申请日开始计算，错误地提 前发出发明专利申请期限届满通知书及视为撤回通知书。鉴子国家知识产权局的工作失误，对于戴某要求恢复发明专利申请审查的请求应当满足。综上，根据《中华人民共和国专利局行政复议规程》（下称“复议规程”）第二十七条第（四）项第一目的规定，决定撤销１９９７年２月１４日作出的第９４１１１３９０．６号发明专利申请视为撤回的决定，恢复该发明专利申请的审查，驳回戴某的其他复议请求。　　原告的诉讼请求　　戴某不服该复议决定，认为复议决定认定事实不清、适用法律错误，向一审法院提起行政诉讼，请求法院撤销复议决定。　　被告的答辩意见　　被告辩称，由于国家知识产权局的工作失误，因此对戴某要求恢复发明专利申请审查的请求应予满足。关于戴某要求在后发明专利申请继续享有在先实用新型专利申请优先权的请求，鉴于戴某的实用新型专利申请已被授权，故其发明专利申请不能再享有在先申请的优先权。据此认为，国家知识产权局所作的复议决定，事实清楚，适用法律正确，请求法院予以维持。　　一审法院认定的事实及裁判理由　　一审法院认定，１９９３年１２月１３日，戴某委托江苏省扬州市专利事务所向中华人民共和国知识产权局（下称“国家知识产权局”）提出了名称为“彩色电视机电源”的实用新型专利申请（专利申请号为９３２４６４６１．０）。１９９４年７月１６日，戴某又亲自到国家知识产权局南京代办处（下称“南京代办处”），就同一主题提出了名称为“彩电串联开关电源冷机芯供电系统”的发明专利申请（专利申请号为９４１１１３９０．６）。同日，南京代办处向戴某发出了该发明专利申请的受理通知书。戴某在提出发明专利申请的同时，提出了要求该发明专利申请享有在先实用新型专利申请优先权的请求，并在请求书要求优先权声明一栏中，写明了在先申请国别和在先申请日，但将在先申请号写错（漏写一位数）。１９９４年８月９日，国家知识产权局经审核后，将戴某含有优先权请求的在后发明专利申请纳入了正常的管理系统。此时，国家知识产权局却没有按照《实施细则》第三十三条第三款的规定，作出戴某在先实用新型专利申请视为撤回的决定。戴某提出在后发明专利申请并要求享有在先实用新型专利申请优先权以后，没有交纳优先权要求费，但是，国家知识产权局亦没有按照《实施细则》第七条的规定，向戴某发出视为未要求优先权的通知 书。此后，国家知识产权局在受理了戴某的在后发明专利申请之后，未予进行初步审查，同时没有按照有关法律、法规的规定，既未向戴某发出初审意见通知书，也没有在法定期满十八个月后予以公开，以至到国家知识产权局作出复议决定时，仍未予以公开。　　此后，国家知识产权局在戴某提出了含有优先权的在后发明专利申请之后，又对戴某的在先实用新型专利申请进行了审查，并认为符合授予实用新型专利的条件，于１９９４年１０月８日向戴某发出了授予实用新型专利权通知书和办理登记手续通知书。戴某在收到通知书后，于１９９４年１２月２日汇款给南京代办处，在南京代办处递交了专利登记费、年费后，国家知识产权局于１９９５年１月８日给戴某颁发了实用新型专利证书（该专利由于戴某没有缴纳第四年度年费而被国家知识产权局自１９９宁年２２月２３日终止）。　　１９９６年９月１６日，国家知识产权局向戴某发出了在后发明专利申请期限届满通知书，１９９７年２月１４日，又以在后发明专利申请在三年内未提出实质审查申请为由，作出在后发明专利申请视为撤回的通知书。戴某不服该通知书，并对国家知识产权局对其两次专利申请的审查提出了异议。以三年中未收到国家知识产权局针对发明专利申请的任何通知文件，以及国家知识产权局未按时公开其发明专利申请为由，要求国家知识产权局予以审查处理。同时要求恢复发明专利申请的审查，以及确认该发明专利申请享有在先实用新型专利申请的本国优先权。　　上述事实，有双方当事人提交的实用新型专利请求书、实用新型专利审理通知书、专利代理委托书、发明专利请求书、发明专利受理通知书、授予实用新型专利权通知书、实用新型专利年印费收据、实用新型专利权终止通知书、发明专利期限届满通知书、发明专利视为撤回通知书、戴某意见陈述书、行政复议决定书及庭审记录在案佐证，并经庭审质证及法院审查核实，可以作为认定案件事实的根据。

　一审法院认为，由于国家知识产权局的工作失误，造成戴某提出的优先权申请没有得到满足，同时仍按照在先实用新型专利申请的日期计算，提前作出在后发明专利申请期限届满视为撤回的决定，且未按照有关规定及时公开戴某的发明专利的申请，其行为确有不当之处。但国家知识产权局在戴某对此提出异议后，及时纠正错误，恢复了戴某的发明专利申请的审查，并在复议决定书中诚恳地表示了歉意。戴某在提出优先权申请 时，将在先申请专利号写错，且未交纳优先权要求费，故其对此也负有一定的责任。戴某的在先专利申请已被授权，但其仍要求以在先专利申请为基础请求给予在后专利申请优先权，有悖于《实施细则》第三十三条的规定。据此判决：维持国家知识产权局１９９７年１０月１４日作出的第３５３号行政复议决定，驳回戴某的诉讼请求。　　上诉人的上诉请求及理由　　戴某不服一审判决，提出上诉。理由是：自１９９４年７月１６日提出含有优先权的在后发明专利申请以后的三年中，国家知识产权局没有进行任何审查，现在又以在先专利申请被授权为由，认定在后专利申请不能享有优先权，于法无据。一审判决，认定事实不清，请求二审法院撤销一审判决并撤销国家知识产权局的复议决定。　　国家知识产权局对一审判决没有异议，请求二审法院予以维持。　　二审法院认定的事实及裁判理由　　二审法院经审理，在事实认定上与一审法院基本相同，但二审法院认为，戴某就同一主题提出在后发明专利申请及享有在先实用新型专利申请优先权的请求，符合《中华人民共和国专利法》（下称“专利法”）第二十九条、第三十条、《实施细则》第三十二条的规定。国家知识产权局在受理了戴某含有优先权请求的在后发明专利申请后，本应按照《实施细则》第三十三条第三款的规定，及时作出在先实用新型专利申请视为撤回的决定，但由于国家知识产权局审查人员的工作疏忽，没有作出此项决定，造成专利申请人戴某的前后两个专利申请的同时存在，并导致对其在先实用新型专利申请的违法授权。国家知识产权局以此否认戴某在后发明专利申请享有优先权并认定其未提出优先权的事实不清，适用法律、法规错误。据此，二审法院判决：撤销国家知识产权局１９９７年１０月１４日作出的第３５３号行政复议决定，并判令其对戴某的发明专利申请优先权的请求重新作出处理。　　１９９９年１月１５日，国家知识产权局按照二审法院的判决，对戴某的９４１１１３９０．６号专利申请重新发出了视为未要求本国优先权通知书。对此，戴某未依法请求恢复其权利，只是于１９９９年２月２日提请行政复议，要求国家知识产权局批准对其尚未提出的专利申请给予本国优先权的保护。同年３月２２日，国家知识产权局作出了第４４２号维持视为未要求本国优先权的复议决定，戴某不服，再次诉至法院。　　一审法院经审 理认为，国家知识产权局根据北京市高级人民法院的终审判决，重新对戴某作出９４１１１３９０．６号专利申请视为未要求本国优先权的通知后，戴某可以依法在２个月内请求恢复权利，但戴某对此未提出请求，而是要求对未提出的另一专利申请给予９３２４６４６１．０号专利申请本国优先权的保护，该要求缺乏法律依据。国家知识产权局作出的第４４２号行政复议决定，事实清楚，适用法律正确，判决予以维持。　　戴某不服一审判决，以国家知识产权局重新作出的处理决定并没有使其权益得到保护为由，请求二审法院撤销一审判决，并撤销国家知识产权局作出的第４４２号行政复议决定。　　国家知识产权局请求二审法院维持一审法院的判决。　　二审法院经审理认为，国家知识产权局依据北京市高级人民法院（１９９８）高行终字第１５号行政判决，对戴某提出的９４１１１３９０．６号专利申请，重新发出视为未要求本国优先权通知书，符合《实施细则》第八十四条第二款的规定。戴某在收到该通知后，可以按照《实施细则》第七条第二款的规定，在法定期限内向专利主管部门说明理由，并请求恢复其权利。而戴某未依法行使自已的权利，只是向国家知识产权局提出行政复议，要求国家知识产权局对其尚未提出的专利申请给予９３２４６４６１．０号申请日的优先权保护，该要求没有法律依据。国家知识产权局作出维持视为未要求本国优先权的复议决定是合法的。一审法院判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，故判决：驳回上诉，维持原判。　　分析意见　　本案审理主要涉及以下三个问题：　　１．如何看待国家知识产权局作出的第３５３号行政复议决定。一种意见认为，该复议决定主要涉及戴某的后一专利申请而不涉及前一专利申请，因此，审查应集中在后一专利申请上。我们认为，对具体行政行为应进行全面的审查，其中包括具体行政行为所依据的事实根据、法律依据以及执法程序。国家知识产权局以戴某在先专利申请被授权为由，否认在后申请享有优先权，显然，专利局是以戴某的两次专利申请为事实根据，作出行政复议决定的，对此，人民法院应该予以全面审查。　　２．国家知识产权局对戴某的在后发明专利申请既未审查，也未在法定的十八个月期满后予以公开，其行为明显违法。《专利法》第三十四条规定：“专利局收到发明专利申请后，经审查认为符合本法要 求的，自申请日起满十八个月，即行公布。专利局可以根据申请人的请求早日公布其申请”。国家知识产权局１９９４年７月１６日受理了戴某的发明专利申请，但由于专利局工作人员的疏忽，对该申请未予进行初步审查，以至造成没有在法定的十八个月期满后予以公开，甚至到专利局作出复议决定时，仍未予以公开。这种做法，侵害了专利申请人申请进入专利实审的权利，明显违法。　　３．国家知识产权局认定戴某在后发明专利申请不享有在先申请优先权的作法是否合法。对此，国家知识产权局有三点理由：（１）在先专利申请已被授权；（２）戴某将在先专利申请的专利号写错；（３）戴某没有交纳优先权要求费。关于在先专利申请被授权的问题，一种意见认为是合法的，因为授权的形式完全符合法律规定。我们认为授权是违法的。第一，从授权的性质看，国家知识产权局一方面受理了戴某含有优先权请求的在后发明专利申请，另一方面，由于没有按照《实施细则》第三十三条第三款“申请人要求本国优先权时，其在先申请自后一申请提出之日起即被视为撤回”的规定及时作出在先申请视为撤回的决定，使其将应该视为撤回的专利申请予以授权，显然是违法的。第二，从授权的原因看，由于国家知识产权局在受理和审查戴某前后两个专利申请时，没有按照法律规定及时作出在先专利申请视为撤回的决定，使两个专利申请同时存在所遣成的。固此，目家知识产权局的授权行为明显存在违反法律、法规的情况。对于书写申请号的问题，《实施细则》第三十二条规定：“书面声明中未写明在先申请的申请日和受理该申请的国家的，视为未提出声明”。由此可见，规定中并未将在先专利申请的申请号归为未提出优先权请求的情况中，也就是说，在先专利申请号不是优先权请求声明的必备要件。因此．以在先专利申请号写错为由视为未提出优先权请求的认定，是不符合法律规定的。关于戴某交费的问题，我们认为，国家知识产权局认为戴某没有交纳优先权要求费的事实是在戴某提出专利申请三年之后的复议决定中予以认定的，而事实说明，戴某的发明专利申请始终处于漏审的状态，那么，一在这种情况下，戴某的交费情况应该是不确定的，显然，国家知识产权局是在以一个不确定的事实来否认自己漏审的行为存在。因此，国家知识产权局以上述理由认定戴某的在后发明专利申请不享有优先权的作法，是没有法律依据的。 综上，二审法院撤销国家知识产权局作出的第３５３号行政复议决定是正确 的。

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