【裁判要旨】
判定现有设计抗辩是否成立，可以采用三步对比法。首先，对比被诉侵权设计与现有设计，判断其是否相同；其次，若被诉侵权设计与现有设计不相同，则进行三方对比，确定区别设计特征；再次，分析区别设计特征对整体视觉形象的影响。
【案情介绍】
原告：嘉兴市某塑料五金有限公司（下称某五金公司）
被告：嘉兴市某进出口有限公司（下称某进出口公司）
原告于2013年8月22日向国家知识产权局申请“车轮”外观设计专利，2014年1月1日获得专利授权，专利号为ZL201330409170.1。该专利由主视图、俯视图、左视图和立体图表示，简要说明中记载：主要用于旅行、购物的手推车、童车，作为滚轮使用；设计要点在于整体外形。该专利的车轮包括圆环形的胎体，在胎体中心设有轮毂，轮毂与胎体之间呈同心圆状的圆环形，轮毂的中心设有中心孔，轮毂的两侧面开有呈叶片状且环形均匀分布的通孔，胎体侧面设有凹凸花纹；从侧面看，胎侧上多个类似等腰三角形和菱形的花纹块彼此独立、相间交错排布，且三角形花纹块彼此之间、三角形花纹块与菱形花纹块之间都间隔较远；胎面正中设有两条纵线，以纵线为边界，多个近似半圆形的图案块两两相对设置。
经当庭比对，被诉侵权车轮与原告专利外观设计存在以下区别：被诉侵权车轮的胎面正中设有一条纵线，以纵线为中心、相邻等腰三角形接连相对交错排布在胎面正中形成波浪形图案。原告专利胎面正中设有两条纵线，以纵线为边界，多个近似半圆形的图案块两两相对设置。被诉侵权车轮与原告专利外观设计的其余特征相同。
2013年3月13日，宁波悍力脚轮制造有限公司于2012年7月17日申请的“折叠购物车（HL－3－02B）”外观设计专利获得授权，专利号为201230319723.X。该专利图片展示了车轮的外观。经当庭比对，被诉侵权产品的胎体侧面是不连接的、彼此独立的三角形、菱形图案排列组成，上述图片中的车轮胎体侧面则是类似等腰三角形和菱形两两相间交错排布，其中相邻等腰三角形几乎连接在一起，三角形和菱形之间错开的间隙整体上构成波浪形图案。被诉侵权车轮的胎面、轮毂侧面与上述图片外观相同。
原告诉称：被告擅自生产并销售了带有与涉案专利外观完全相同的车轮的手推车，侵犯了原告的外观设计专利权，据此诉至法院请求判令：被告停止生产、销售被控侵权产品；赔偿原告经济损失及为制止侵权支付的合理费用共计人民币5万元。庭审中，原告放弃合理费用部分的诉讼请求。
被告辩称：被告实施的是现有设计，同时被诉侵权产品与原告专利外观设计亦不构成近似，故不构成侵权。
法院认为，被诉侵权产品与现有设计在整体视觉效果上无实质性差异，认定被诉侵权产品实施的设计属于现有设计，被诉侵权产品不构成侵犯原告的专利权。据此，法院判决驳回原告的全部诉讼请求。
【法官评析】
本案的争议焦点在于被告主张的现有设计抗辩是否成立。
《中华人民共和国专利法》（下称《专利法》）第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的设计属于现有设计的，不构成侵犯专利权。”根据《专利法》第二十三条第四款及《专利审查指南》第五章的规定，现有设计是指申请日（有优先权的，指优先权日）以前在国内外为公众所知的设计，包括申请日以前在国内外出版物上公开发表过、公开使用过或者以其他方式为公众所知的设计。依据专利权的保护范围应与专利权人的创新性贡献相适应的原则，专利权人只能就其相对于现有设计的创新性贡献获得专利保护，因此现有设计不应纳入外观设计专利权保护范围。另外，我国对外观设计专利申请仅进行初步审查，而向国家知识产权局专利复审委员会提出专利无效请求的行政程序加司法程序周期较长。允许被诉侵权人在外观设计专利侵权民事诉讼中提出现有设计抗辩，有利于提高诉讼效率，维护公众合法权益。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称《解释》）第十四条规定：“被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。”
笔者认为，判定现有设计抗辩是否成立，可以采用三步对比法。首先，对比被诉侵权设计与现有设计，判断其是否相同；其次，若被诉侵权设计与现有设计不相同，则进行三方对比，确定区别设计特征；再次，分析区别设计特征对整体视觉形象的影响。
一、对比被诉侵权设计与现有设计，判断是否相同
审查现有设计抗辩是否成立，首先应对比被诉侵权设计与现有设计，判断两者是否相同。如果相同，则可以直接认定被诉侵权设计属于现有设计，不构成侵犯授权外观设计。如果不相同，则需要进一步审查两者是否无实质性差异，即是否相近似。
对比时，应采取整体对比原则和“一般消费者”标准。整体对比原则的要求是：根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。“一般消费者”的标准为：对涉案专利申请日之前相同种类或者相近种类产品的外观设计及其常用设计手法具有常识性的了解；对外观设计产品之间在形状、图案以及色彩上的区别具有一定的分辨力，但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的细小变化；不同种类的产品具有不同的消费者群体。
本案中，被诉侵权设计与现有设计的胎面、轮毂侧面外观相同，但两者胎体侧面的花纹分布不相同。因此，被诉侵权设计与现有设计不构成相同，需进一步审查两者是否近似。
二、若被诉侵权设计与现有设计不相同，则进行三方对比，确定区别设计特征
在被诉侵权设计与现有设计不相同的情况下，仅仅依靠简单地进行被诉侵权设计与现有设计的两者对比而不审查授权外观设计相对于现有设计的区别设计特征，往往会忽视两者之间的差异以及这些差异对两者整体视觉效果的影响，从而导致错误判断。特别是在被诉侵权设计与现有设计和授权外观设计三者都近似的案件中，这种情况会难以避免。因此，在被诉侵权设计与现有设计不相同的情况下，判断被诉侵权设计与现有设计是否近似，需要对授权外观设计、现有设计和被诉侵权设计进行三方对比。对比时，既要注意被诉侵权设计与现有设计的异同以及对整体视觉效果的影响，又要注意授权外观设计与现有设计的区别及其对整体视觉效果的影响。
本案车轮设计的具体设计特征主要有三个：胎侧花纹、胎面花纹和轮毂。经三方对比发现，被诉侵权设计的胎侧花纹与授权外观设计相同；被诉侵权设计的胎面花纹与授权外观设计不相同；被诉侵权设计的轮毂与授权外观设计、现有设计均相同。
三、分析区别设计特征对整体视觉形象的影响
找出三方的区别设计特征后，应当分析被诉侵权设计是否利用了授权外观设计区别于现有设计的设计特征，分三种情况：一是被诉侵权设计根本没有利用授权外观设计区别于现有设计的任何设计特征，则授权外观设计与被诉侵权设计一般不可能具有相同或近似的整体视觉效果；二是被诉侵权设计利用了授权外观设计区别于现有设计的全部设计特征，则一般可以认定两者产生了相同或近似的整体视觉效果；三是被诉侵权设计只利用了授权外观设计区别于现有设计的部分设计特征，则需要进一步分析该部分区别设计特征对授权外观设计和被诉侵权设计的整体视觉效果的影响。《解释》十一条第二款规定：“下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。”
本案中，授权外观设计区别于现有设计的设计特征为胎侧花纹和胎面花纹，被诉侵权设计只利用了授权外观设计区别于现有设计的部分设计特征，即胎侧花纹，而同时利用了现有设计的胎面花纹。因此，被诉侵权设计与授权外观设计有一定程度的相似，与现有设计也有一定程度的相似。这种情况下，需要分析近似度差异，即胎侧花纹、胎面花纹分别对授权外观设计和被诉侵权设计的整体视觉效果的影响。比较授权外观设计与现有设计的两个区别设计特征，胎侧花纹的差异小，相似度大，胎面花纹的差异大，相似度小。本案的产品是车轮，比较胎侧花纹和胎面花纹，车轮正常状态下容易被直接观察到的部位是胎面花纹。从一般消费者的知识水平和认知能力出发，胎面花纹相较胎侧花纹对车轮外观设计的整体视觉效果更具影响力。因此，被诉侵权设计与现有设计近似度更高，从而得出被诉侵权设计与现有设计无实质性差异、构成近似的结论。故本案现有设计抗辩成立，被诉侵权设计不构成侵犯原告专利权。(作者：，来源：)
