《商标法》第三十一条的理解

《商标法》第三十一条的理解

来源：北京市集佳律师事务所 张亚洲律师时间：2007-4-16

【案情摘要】

原告：深圳市美联达科技发展有限公司

被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会

第三人：源兴科技股份有限公司（台湾）

（第三人代理人：北京市集佳律师事务所）

1998年10月30日，原告向国家工商行政管理总局商标局（以下简称“商标局”）申请了“源兴”商标（以下简称“争议商标”）。2000年4月14日，争议商标获准注册，注册号为第1384478号，核定使用商品为第9类的“计算机、计算机周边设备、计算机软件”等。

2000年11月16日，第三人以第三人的“源兴”商标属于在先使用并已产生一定影响的商标，争议商标的注册属于恶意抢注为，以及原告为第三人在中国大陆地区“源兴”系列商品经销商为理由，就争议商标向国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称“商评委”）提出撤销（争议）申请。2003年9月1日，商评委作出了撤销争议商标的1687号裁定。商评委认为原告为第三人“源兴”产品的销售代理人，在明知第三人的“源兴”商标已在先使用，且第三人的“源兴”商标已在先使用，且第三人“源兴”产品有一定的知名度的情况下，未经第三人的授权，在同一及类似的商品上注册与第三人的“源兴”商标文字相同的争议商标，显然是意图通过借用第三人的“源兴”商标的良好声誉谋取不正当利益，其行为违反了《商标法》第十五条、第三十一条的规定。第三人对原告的争议商标提起撤销的理由成立，争议商标予以撤销。

【法院审理】

原告不服上述裁定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。北京市第一中级人民法院经审理认为商评委根据有效证据，认定“源兴”品牌是第三人源兴公司的产品，且在中国台湾地区使用“源兴”字号和注册“源兴”、“源兴LITEPRO”商标的时间早于原告，“源兴”品牌被广泛应用在各大品牌的计算机上，具有一定影响的事实清楚。原告通过《今日快递》已向公众公布了该公司作为第三人“源兴”产品在中国大陆地区的销售代理人，据此，商评委认定原告作为第三人“源兴”产品的销售代理人，在明知第三人的“源兴”商标已在先使用，且第三人的产品有一定知名度的情况下，未经第三人的授权，在同一及类似商品上注册与第三人商标文字相同的争议商标，不符合《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）的相关规定。该认定证据充分。因此，商评委作出的商评字[2003]第1687号“关于第1384478号裁定”（下称1687号裁定）撤销争议商标事实清楚，适用法律正确，程序合法。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项的规定，判决维持了1687号裁定。

原告不服一审判决，于2004年6月2日提出上诉。北京市高级人民法院经审理，认为一审法院判决维持正确。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第一项的规定，判决驳回上诉，维持一审判决。

【案件评析】

本案在评审阶段，第三人提出了原告为第三人经销商，适用《商标法》第十五条有关规定，请求撤销争议商标；同时第三人也提出了争议商标系原告于1998年10月申请注册，而第三人早在1994年在台湾申请注册了“源兴”商标，继而于1996年3月在中国大陆设立源兴东莞公司，加工生产源兴公司的“源兴”产品。为此，商评委认定原告在明知第三人的商标已在先使用，且第三人的产品具有一定知名度的情况下，仍在同一及类似商品上注册与第三人商标文字相同的争议商标，显然是意图通过借用第三人“源兴”商标的良好声誉谋取不正当利益，其行为违反了《商标法》第三十一条的规定，请求撤销争议商标。事实上第三人提出的上述两个撤销理由为并列关系，而非组合关系，即无论第一条理由还是第二条理由，其中之一获得支持，就可以将争议商标撤销。2003年9月1日，商评委作出的商评字[2003]第1687号“关于第1384478号裁定”（下称1687号裁定）撤销争议裁定中，显然对第三人提出的两个撤销理由均予以支持。而随后的北京市第一中级人民也认定商评委关于第三人所提出撤销理由成立的观点是正确的，遂予以维持。但至北京市高级人民法院二审时，北京市高级人民法院只是支持了第三人所提出的“源兴”为第三人在先使用并具有一定影响的商标，争议商标的注册违背了《商标法》第三十一的有关规定，争议商标应予以撤销。

一、关于《商标法》三十一条的理解

《商标法》第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢注他人已经使用并具有一定影响的商标”。根据《商标法》第三十一条的上述规定可见，《商标法》第三十一条列举了两种在先权利，并且规定注册商标不得与上述两种类在先权利相互冲突，否则商标申请要么不给予注册，要么已注册的商标可以被撤销。

1、《商标法》第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利……”

《商标法》第三十一条“在先权利”的规定是《商标法》在2001年10月27日修改时新加入的内容，之前有关的内容不完整的体现于《商标法实施细则》行政法规以及有关的行政规章等法律位阶比较低的规范性法律文件中，并且可操作性也比较差。依据通常的理解，《商标法》第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利……”，这里的“在先权利”是指在先合法存在的著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权、商号权等。众所周知，商标是区分商品或者服务不同来源的标志，即商标具有识别功能。而上述在先权利在各自领域内各有其内在特征，如著作权，是保护文学、艺术和科学作品的智慧财产权利的体现，而外观设计专利权则是工业产品艺术美感所赋予的智慧财产权利的体现，姓名权是指示自然人个体的权利，商号则是指使不同营业主体的识别性权利的体现。因此，从这个角度看，上述各项权利和商标权一样应当各有其独立的空间。

但由于包括著作权、外观设计专利权在内的各在先权利如同商标权，属于类似物权性质的绝对权，在一定时间和空间内具有排他性，一旦当在先权利被非权利人或者非利害关系人作为商标申请，成为注册商标，则在同一客体上将存在两种不同的权利，最为法律所不能容忍的是这两种不同的权利分属不同的法律主体所享有，因此知识产权权利冲突形成。为了很好的解决以上知识产权权利冲突问题，2001年10月27日，新修改的《商标法》增加了《商标法》三十一条，即规定凡是和以上在先权利冲突的商标申请将不予注册，或者已经注册的商标将被撤销。同时2001年10月27日新修改的《商标法》增加了第四十一条，即在程序上设置了与在先权利冲突而提出撤销注册商标的事后法律救济途径。

2、《商标法》第三十一条规定：“申请商标注册……也不得以不正当手段抢注他人已经使用并具有一定影响的商标”。

《商标法》第三十一条“在先使用并具有一定影响的商标”也是一种在先权利，只不过这种在先权利有别于著作权、外观设计专利权等在先权利。《商标法》第三十一条“在先使用并具有一定影响的商标”作为一种在先权利，其本质属性与注册商标一致，即其基本功能在于指示商品或者服务的来源，第二功能则在于体现权利人的良好商业信誉和价值。事实上，《商标法》第三十一条规定的“在先使用并具有一定影响的商标”这种在先权利也可以称之为“知名的未注册商标”。能够成为《商标法》第三十一条“在先使用并具有一定影响的商标”，即“知名的未注册商标”需要具备以下法律要件：

1、在先使用事实

在先使用涉及三个方面的问题：第一是使用在先，第二是在先的使用应当是具体的、商业性的，第三是在先的使用是持续性的。以下针对以上三点，逐一说明。

第一、使用在先。“在先使用并具有一定影响的商标”首先是基于“使用”而产生，因此使用的事实应当成为判断“在先使用并具有一定影响的商标”的重要要件。假设同一商品上的相同或者近似的商标分别为两个不同的人使用，则在先使用人对商标的使用一旦形成“在先使用并具有一定影响的商标”，则在先使用人可以排除在后使用人对该商标的申请注册。

第二、在先的使用应当是具体的、商业性的。事实上，关于什么是商标法意义上的“使用”，可以参考《商标法实施条例》第三条的有关规定进行认定。其中《商标法实施条例》第三条规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”

如果商标的在先使用不符合上述关于商业性使用标准，则即使商标使用在先，也不会产生法律意义上的所谓“在先使用并具有一定影响的商标”。

第三、在先的使用是持续性的。所谓“持续性”表明了两个层面的意义。其一是指在先的商业性使用不是呈现为点状，或者断断续续，而属于持续的过程；其二是指这种持续性商业使用表明了在先使用人意图将此“商标”作大作强的愿望。因此，惟有对“商标”持续性的商业使用，则商标才有可能被相关公众认可，成为“具有一定影响的商标”。

2、具有一定影响的事实

这里“具有一定影响”是指未注册商标由于在先持续性的使用为相关公众逐渐知晓，也就是通常所说的“具有一定知名度”。由于未注册商标没有经过法定程序的公示，则只有通过上述使用或者宣传使该商标形成一定知名度，即使得相关公众通过该商标识别产源，也惟有在这种意义上，未注册的商标才可以受到一定的保护。所以在先的未注册商标惟有通过使用和宣传形成了一定的知名度，才可以从一种客观事实状态成为一种受法律保护的状态。因此是不是具有知名度是考察在先未注册商标应不应受到保护的重要因素。在此，我们需要了解，为什么要将“知名度”作为在先未注册商标的法律构成要件？由于“知名度”不是先天形成的，而是需要权利人后天的努力，而这种努力也不是凭空形成的，是权利人付出了金钱和心血积累的，因此基于对权利人这种努力的尊重，也是基于对未注册商标使用而形成的市场秩序的尊重，法律有必要给予知名的未注册商标以必要的保护。

二、关于《商标法》第三十一条的“知名的未注册商标”与《反不正当竞争法》第五条第二项“知名商品特有名称”的关系

如何理解“知名的未注册商标”与《反不正当竞争法》第五条第二项所规定的“知名商品特有名称”的关系，也是适用《商标法》第三十一条时不可回避的问题。首先就“知名的未注册商标”与“知名商品特有名称”二者的法律属性比较，事实上二者均是属于识别性商业标识，即二者均是指示商品或者服务的来源。但仅仅从字面分析，似乎二者的生成要件有一定的差异，即“知名商品特有名称”比“知名的未注册商标”形成的法律要件要严格。如“知名的未注册商标”依据《商标法》第三十一条需要具备“在先使用”和“具有一定影响力”即可，而“知名商品特有名称”则需要具备“知名”，而非是“具有一定影响”；同时还需要“在先使用”和“特有”。尽管《反不正当竞争法》所规定“知名商品特有名称”与《商标法》所规定的“知名的未注册商标”在表述上有所区别，但事实上，从法律适用的角度看，二者形成的法律要件应当是一致的，否则就会形成一种介于知名商品特有名称和注册商标之间的另外一种权利，这不但会增加法律适用的混乱，也会造成权利形成的不稳定。依《商标法》和《反不正当竞争法》之间的关系来看，《商标法》引入“知名的未注册商标”这个概念，无非很好地与《反不正当竞争法》进行了衔接，将“知名商品特有名称”（知名的未注册商标）作为《商标法》第三十一条的在先权利的概念之一，则很好的体现了《反不正当竞争法》作为《商标法》的一般法的地位。

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