鳄鱼商标案诉讼背后，贴牌加工企业的发展

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　 近些年来，贴牌加工的贸易方式迅速发展，但其中的商标侵权行为也不断增多，服装行业尤甚。从2010年至今年4月，宁波海关查获侵权案件中，由“定牌加工”引起的侵权案件共计76起，占侵权案件总数的6.6%，平均每5天发生一起，主要涉及CHANEL、DOVE、ADIDAS、NIKE等商标。

　　随着中国履行WTO协议中对知识产权的保护，海关等机构正在加大对企业侵权行为的检查和处罚，即使是以OEM方式贴牌生产的货品都可能面临着侵权处罚。在此情况下，数量庞大的贴牌加工企业也应时刻警惕自己加工的货品是否会使自己卷入侵权纠纷。

　　无锡艾弗日前与香港鳄鱼恤因商标侵权纠纷再度对簿公堂，这是贴牌加工企业涉嫌商标侵权的典型案件。

　　2010年2月10日，无锡艾弗国际贸易有限公司总经理顾敏洁接到了上海海关发出的《扣留侵权嫌疑货物告知书》，原因是她那3500条出口到韩国的女士牛仔裤涉嫌商标侵权。

　　被扣留的牛仔裤吊牌及腰背贴显示“CROCODILELADIES”，吊牌及水洗标上有“Crocodile及图”标识。这批货物是韩国A4STYLECO.,LTD(以下称韩国艾弗公司)委托无锡艾弗加工的订单，而韩国艾弗公司接受的是韩国亨籍公司的委托，最终授权者则是(新加坡)鳄鱼国际机构私人有限公司。

　　随着中国履行WTO协议中对知识产权的保护，各地海关逐渐加大了对企业侵权行为的检查和处罚。

　　顾敏洁是第一次接到海关扣留货物的通知。2003年，公司成立之初，无锡艾弗就已承接来自韩国艾弗公司的订单，加工的产品上也贴有“CROCODILE”商标，但在报关时从未发生异常情况。

　　在过年前接到这样的通知，顾敏洁感到着急、烦恼，也很担心以后的货物是否都会被海关拦截。于是，一个月后，她向上海市浦东新区人民法院提起“确认不侵犯注册商标专用权”诉讼，不过，本案的被告不是上海海关，而是“CROCODILE”在中国的商标权利人——香港鳄鱼恤有限公司。

　　鳄鱼恤认为无锡艾弗侵权事实明显

　　今年三月份，浦东法院作出的判决是：原告无锡艾弗不构成侵权。鳄鱼恤公司不服一审判决，之后提起上诉。

　　鳄鱼恤是一家香港公司，进入大陆市场已近三十年，1985年4月成功在国家商标局注册了25类鳄鱼恤“CROCODILE”商标(申请注册内容为：鞋、衬衫、裤子、汗衫及其他衣服)。虽然鳄鱼恤公司是该商标在中国的唯一合法拥有者，但自注册之日起即屡遭仿冒。作为应对之策，2008年12月，鳄鱼恤公司就25类鳄鱼恤“CROCODILE”商标向海关总署申请了海关备案。

　　商标海关备案，是知识产权海关保护备案的一个俗称，是国家海关保护知识产权的途径之一。企业申请商标海关备案后，在备案有效期内，若企业发现侵权嫌疑货物即将进出我国关境，可以向当地海关申请采取知识产权保护措施。同时，全国各地海关根据在海关总署的备案资料，一旦发现嫌疑线索，会主动通知企业应对，并进行调查和认定。

　　自申请海关备案以来，先后有上海、广州、天津、拱北、青岛、杭州、金华、拉萨、厦门等地海关发现并扣留了仿冒鳄鱼恤商标的商品，总数达十余起，涉及金额近百万元。无锡艾弗公司是众多涉嫌侵犯鳄鱼恤商标专用权的企业之一。

　　在本案的一审法庭上，无锡艾弗公司认为，牛仔裤上使用的“Crocodile及图”商标和“CROCODILE”商标系新加坡鳄鱼公司在韩国注册，商标权人与韩国亨籍公司签订有商标许可协议，而韩国亨籍公司又委托韩国艾弗公司代为制造鳄鱼牌服装，并确认韩国艾弗公司可以委托无锡公司在中国定牌加工，并将产品全部直接出口至韩国。这种外有注册商标、全部销售在外、国内仅仅贴牌、并无任何销售的模式，不可能造成国内相关公众的混淆和误认，不应被认定为商标侵权。

　　鳄鱼恤公司代表律师北京国汇律师事务所于福利律师认为，无锡艾弗公司的行为已经构成对鳄鱼恤公司商标专用权的侵犯。

　　“鳄鱼恤公司是‘CROCODILE’商标在中国的唯一合法拥有者，虽然新加坡鳄鱼国际私人公司在韩国也注册了这个商标，但根据商标的地域性原则，一国对仅在他国获得的商标专用权不承担保护的义务，所以无锡艾弗在韩国获得的注册商标使用权并不能成为在中国使用的依据。”于福利律师说，无锡艾弗公司所谓的未销售不构成使用的观点也不能成立。“在商品或服务上标注商标就是一种‘使用’。”

　　今年三月份，浦东法院作出的判决是：原告无锡艾弗不构成侵权。理由是：该公司行为属于接受境外公司委托而进行的涉外定牌加工行为;原告在加工的服装上使用涉案商标具有商标权利人合法的授权，原告并无侵权的主观故意和过错;原告定牌加工的行为并未造成市场混淆，也未对被告鳄鱼恤公司造成影响及损失。

　　鳄鱼恤公司不服一审判决，并提起上诉。2011年6月16日，此案二审在上海第一中级人民法院进行。鳄鱼恤公司请求二审法院撤销一审判决，驳回原告无锡艾弗的起诉;而无锡艾弗希望法院维持原判。截至记者发稿时，上海市一中院尚未作出判决。 同类案件何以出现不同判决

　　基本相似的贴牌加工商标侵权纠纷，有的法院判决加工企业不侵权;有的法院则以商标权地域性保护为原则，判决加工企业构成商标侵权。

　　这样的事件不是第一次发生。业内著名的同类案件是“两个耐克商标之争”。

　　2000年，一家西班牙公司委托浙江一进出口公司和嘉兴市一服装厂生产耐克男滑雪衣，由西班牙公司提供原材料、商标吊牌等，该西班牙公司在西班牙拥有NIKE商标。浙江进出口公司负责原材料的进口和服装的报关，嘉兴制衣厂负责加工。

　　同年8月，浙江进出口公司通过深圳海关报关出口，但美国耐克公司向深圳海关申请扣留这批服装，之后向深圳市中级人民法院起诉，要求西班牙公司、浙江进出口公司、嘉兴制衣厂停止侵权，并赔偿损失。深圳中级人民法院经过长达2年的审理，判决西班牙公司、浙江进出口公司、嘉兴服装厂侵权。

　　另一个同类案件也发生在广东。2004年10月，阿联酋客商史丹利公司委托佛山市泓信贸易有限公司生产一批标注“HENKEL”商标的车用卤钨灯，后向广州海关报关时，广州海关发现该批货物上“HENKEL”标识涉嫌侵犯深圳市恩同实业有限公司已经在同类产品注册并在海关总署进行知识产权海关保护备案的商标专用权。之后，广州海关认定泓信公司的货品侵权并对其作出处罚。泓信公司不服，与海关交涉未果后，该公司将广州海关告上了法庭。

　　该案一审广州中院判广州海关胜诉。佛山泓信公司不服，官司继续打上了广东省高院。不过，广东省高院认为泓信公司侵权证据确凿，维持一审判决。

　　以上两个案件与此次无锡艾弗牵涉的案件基本类似，都是境外企业委托我国企业加工产品，而产品上所标注的商标都涉嫌侵犯我国的注册商标权利人的商标专用权。

　　纵观那些经典的“定牌加工”案件中，海关和法院认定加工企业侵权的理由主要有二：其一，根据我国《商标法》第52条第1款和第2款，未经商标权人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为和销售侵犯注册商标专用权商品的行为属于侵权行为;其二，商标权具有地域性，委托人虽然在其本国享有商标权，但是其商标没有在中国注册，因此在中国不享有商标专用权，在中国使用即构成对中国商标权的侵犯。而加工企业所提出的抗辩理由也惊人地相似：加工商品全部交付给委托人，不在中国市场销售，不会发生混淆和误认，不会损害消费者的利益，也不会损害中国商标权人的利益;“定牌加工”的法律性质属于承揽，交付加工成果的行为不是销售行为。

　　于是，基本相似的定牌加工商标侵权纠纷，有的法院以涉外产品未在中国市场实际销售，中国消费者不可能产生商品来源的误认为由，判决加工企业不侵权;有的法院则以商标权地域性保护为原则，判决加工企业构成商标侵权。

　　后金融危机时代该如何保护OEM

　　关于涉外定牌加工行为是否认定为商标侵权，曾经一致性的看法是认定为侵权。但是，金融危机以后，各地法院出现了不同的判决。

　　当记者问无锡艾弗公司总经理顾敏洁，在接到韩国的订单时，是否知道“CROCODILE”商标在中国大陆的所有权并不属于她的委托方即新加坡鳄鱼私人机构时，她对记者说：“我们不会去考虑更深的(问题)，我们的加工流程是这样的：由韩国亨籍授权给韩国艾弗公司，然后韩国艾弗公司委托我们加工，一级一级都有授权，这种法律意识还是有的，没有授权的话我们是不会去做的。”

　　事实上，之前被判定侵权的加工企业大部分也注意审查了委托方在境外的商标注册情况，也有委托加工的授权书。不过，这仍然没有避免卷入侵权纠纷中。

　　此前有媒体报道，从2010年至今年4月，宁波海关查获侵权案件中，由“定牌加工”引起的侵权案件共计76起，占侵权案件总数的6.6%，平均每5天发生一起。查扣各类侵权货物99500791件，涉案金额12966798元人民币，主要涉及CHANEL、DOVE、ADIDAS、NIKE等商标，主要是服装、鞋帽、箱包等货物。

　　随着中国履行WTO协议中对知识产权的保护，海关等机构正在加大对企业侵权行为的检查和处罚，即使是以OEM方式贴牌生产的货品都可能面临着侵权处罚。关于涉外定牌加工行为是否认定为商标侵权，曾经一致性的看法是认定为侵权。但是，金融危机以后，2009年4月，最高人民法院对此问题提出“妥善处理当前外贸‘贴牌加工’中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。”的指导意见，各地法院在此以后提出了不同的观点，也出现了不同的判决。

　　在无锡艾弗诉鳄鱼恤公司案一审开庭前，浦东法院审判长倪红霞与书记员叶菊芬即在浦东知识产权司法保护网发表文章——《新形势下定牌加工的侵权认定应注重“四个审查”》。这篇文章说，我国为制造大国，对外定牌加工业务在我国沿海地区经济中的占比更大。金融危机使定牌加工业务遭遇了一定程度的萎缩，若对定牌加工不分情况一律认定为侵权，国内加工产业将遭受更严重的打击。

　　这篇文章认为，鉴于保护定牌加工产业的考虑，不应将定牌加工与侵权的关系简单化，而应从四个方面全面审查、个案分析：1、审查商标注册情况，即境外委托方在产品销往国是否享有商标权或其使用许可;2、审查商标使用情况，即定牌加工产品上标注的商标是否严格按照该商标在境外注册的内容及核准类别使用;3、审查产品销售情况，即定牌加工产品是否全部销往委托方享有权利的地域;4、审查加工企业的注意义务履行情况，即加工方是否切实审查核实了委托方的商标权证明文件。

　　一些律师也认为，如果将这种定牌加工行为认定为“商标侵权”，则势必要求我国加工企业承担商标侵权的法律与经济责任。而且，这种定牌加工一般采用“货到付款”的财务模式，所以被认定侵权后往往我国OEM企业不仅要承担商标侵权责任，而且还因此无法收取境外委托方的加工费甚至于还需要承担违约责任进行高额赔偿。

　　以上的观点都基于保护我国定牌加工产业的考虑，他们认为一旦加工企业被判侵权，受损的不仅是这一家加工企业，还会使我国的整体经济受挫。不过，于福利律师认为，一切经济行为都应在法律许可的前提之下进行，如果因为违反相关法律后而导致利益受损，加工企业必须承担相应的责任。如果侵权行为能逃过法律的制裁，大量仿冒产品就可以出入中国海关如入无人之境，海关备案制度也就失去了存在的意义。

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