出版物名称与商标权冲突问题的案例分析与法律策略

经济界对出版业关注已久。与出版业的合作也以多种方式进行。这其中有很多的政策风险需要研究并给予充分地重视。除此以外还有一些更为专业和“高端”的问题也需要关注，比如出版物相关名称与商标权的冲突问题。就出版业而言，广告与发行业务对于非国有资本将会大幅度放开。国务院已出台的相关政策可以很清楚地说明这一点。但是相关的冲突和纠纷也就将会从这些领域开始。本文介绍的案例以及结合案件事实所做的法律分析和所提出的法律策略，希望能够对业界有所帮助。

一、一审法院审理认定的基本事实

本案原告为北京时赛广告有限责任公司，被告为中外文广告中心。原告以被告侵犯其注册商标专用权为由提起诉讼。一审法院经审理查明如下事实。

（一）合作编辑出版广告专辑协议

1998年12月1日，原告时赛广告公司（乙方）与被告中外文广告中心（甲方）就合作编辑出版《都市精粹》广告专辑签订协议，约定：

（1）甲方为该广告专辑的主办单位，负责向工商局申办该广告专辑的有关手续和批准文号，对编辑和广告的内容进行终审，也可按照专辑所需要的内容自行征集广告；（2）乙方为协办单位，负责该广告专辑每期内容的编辑、广告的承揽与征集、专辑的制作及赠阅等工作；如申请到有关文号，将从1999年1月起每月出版1期，以英文为主，中文为辅；（3）乙方除承担每期全部的设计制版和印刷、发行等费用外，不管是否盈利，每期应向甲方上交1万元，作为甲方收益和终审费用；（4）《都市精粹》的刊名双方共同拥有，合作终止后，任何一方如再使用此名，需向另一方支付5万元的转让费用，否则另一方有权禁止使用该名称或进行索赔；（5）协议有效期1年，期满如一方未违约，则另一方不得拒绝续约。

（二）广告经营许可证与专辑的出版情况

经中外文广告中心申请，国家工商局于同年12月22日为其颁发了有效期一年的《临时性广告经营许可证》，许可其利用《都市精粹广告》印刷品在北京、上海、天津市内发布广告。中外文广告中心此后逐年申请许可证，许可期限一直延续至2003年底。双方自1999年1月起开始依约合作出版不刊登非广告内容的汉英双语版《都市精粹广告》专辑，并逐年续约。2001年，双方曾就乙方单独出版上海版、汉英双语版《都市精粹广告》，甲方另与他人合作出版日文版《都市精粹广告》，互不计算费用等达成协议。

（三）协议的续签与广告刊物名称的权利归属

2002年2月22日，双方就继续合作编辑出版汉英双语版《都市精粹广告》续签协议，明确该专辑上严禁刊登各种类型的非广告信息；专辑的刊名双方共同拥有，如因各种原因双方终止合作，任何一方如须再使用该刊名，须向另一方支付3万元的名称使用转让费用，否则另一方有权禁止对方使用该名称进行商务活动或要求进行索赔。2002年底，双方终止合作。2003年起，中外文广告中心继续出版并免费赠阅不刊登非广告内容的《都市精粹广告》专辑，直至当年年底，包括汉英双语版、日文版、韩文版3个版本，封面均标有中文名称“都市精粹广告”。截至2003年4月20日时赛广告公司具状之时，汉英双语版和日文版已各出6期。

（四）与刊物名称有关的商标申请和商标争议

1．“都市精粹”商标与“都市精粹广告”商标申请

1999年12月27日，时赛广告公司（当时名为北京市加速度广告有限公司，于2000年8月底更为现名）申请注册由“都市精粹”四字组成的商标。国家工商行政管理局商标局（简称商标局）于2001年1月7日予以核准，核定的服务项目为第35类，包括广告、广告宣传、广告宣传本的出版、广告代理、广告设计、广告策划、室外广告、张贴广告、电视广告、无线电广告。2002年11月6日，中外文广告中心申请注册由“都市精粹广告”六字组成的商标，申请类别为第16类，项目为固定形式印刷品广告。商标局于当月26日受理该申请，现尚未予以核准。

2．被告对“都市精粹”商标提起商标争议申请

2003年5月21日，中外文广告中心向商标局商标评审委员会提出注册商标争议，以时赛广告公司作为其代理人，违反法律规定，恶意抢注“都市精粹”商标为由，申请撤销该商标。现商标局商标评审委员会尚未对此做出裁决。

二、一审法院的判决结果与理由

一审法院认定被告的行为构成商标侵权，判令其立即停止侵犯“都市精粹”注册商标专用权的行为，赔偿经济损失127500元。其主要理由如下：

（一）被告就涉案商标不享有在先权利

合同中约定的合作出版不包含非广告内容的汉英双语版《都市精粹广告》专辑，双方均通过合作出版该专辑而使用“都市精粹”商标。中外文广告中心未举证证明在此之前，其曾使用“都市精粹”商标。所以就对该商标的使用而言，双方没有先后顺序，中外文广告中心不存在在先权利。

（二）原告依法享有注册商标专用权

双方所签合作合同虽对合同终止后刊名的使用问题进行了约定，但并没有限制时赛广告公司以该专辑刊名中的“都市精粹”四字申请注册商标。因此时赛广告公司作为“都市精粹”商标的实际使用人申请注册该商标，并经商标局核准，依法享有对该注册商标的专用权。中外文广告中心主张时赛广告公司作为其代理人违规抢注商标并侵犯其在先权利，依据不足。

（三）被告在协议终止后的使用行为构成商标侵权

在双方终止合作之后，中外文广告中心继续出版发行不包含非广告内容的3个版本《都市精粹广告》专辑，使用与“都市精粹”注册商标相同的文字作为专辑名称，侵犯了时赛广告公司对“都市精粹”商标的专用权。中外文广告中心应当就此承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

（四）被告上诉请求的三个主要理由

中外文广告中心不服一审判决，其上诉理由包括三个方面：

一是原审法院在审理过程中曾以等待商标争议结果为由中止诉讼，在中止因素仍未消除前，原审法院又恢复审理于法无据；二是合作中双方根据协议一直明确“都市精粹”刊名共同拥有，在合作后可继续使用，原审判决却将刊名与商标割裂考虑，以此认定侵权没有依据；三是上诉人有权继续使用《都市精粹广告》专辑，在行为上没有过错，不应承担责任。

三、二审法院改判驳回诉讼请求的理由

二审法院认为中外文广告中心的涉案行为不构成对时赛广告公司注册商标专用权的侵犯，驳回了北京时赛广告有限责任公司的诉讼请求。理由主要包括如下几个方面：

（一）单独申请注册商标的行为违反合同约定

1．商标申请之前协议约定刊物名称共有

依据查明的事实，本案“都市精粹”四字最早产生于中外文广告中心与时赛广告公司于1999年合作创刊的《都市精粹广告》专辑名称，根据双方在当时签订的合同内容看，此刊物名称的最初使用源于双方的合作关系。在此后近4年的合作期间内，该名称一直在被双方共同拥有的状态下使用。1999年12月1日，即时赛广告公司申请注册“都市精粹”商标之前，双方已通过合同形式明确该刊物名称共有。

2．基中刊物名称产生的知识产权归双方共同共有

双方于2002年签订的合作合同中，对刊物名称共有问题再次予以明确。依据双方约定，双方共同拥有该名称权，合作终止后，任何一方如再使用此名，需向另一方支付相应费用，否则另一方有权禁止使用该名称或进行索赔。因此，根据双方的合作事实和合同约定，由“都市精粹”名称所产生的知识产权应当归属中外文广告中心和时赛广告公司共同所有。

3．涉案商标应当由共有人共同申请

依照我国的商标注册制度，如果对申请注册的商标为共有关系，应当由共有人共同申请。现时赛广告公司在未与中外文广告中心协商的情况下，单独申请注册“都市精粹”商标，其行为违背了双方的合同约定。

（二）依据合同享有在先权利有充分地抗辩理由

1．在商标申请前使用刊物名称的行为构成在先权利

人民法院处理知识产权权利冲突纠纷时应按照民法通则规定的诚实信用原则和保护公民、法人的合法权益原则，依法保护在先使用人享有继续使用的合法的民事权益。根据我国商标法的规定，申请注册的商标不得与他人在先取得的合法权利相冲突。依据查明的事实，二审法院认为，中外文广告中心依据合同对“都市精粹”取得的名称使用权的时间早于时赛广告公司获得涉案注册商标权的时间，对于时赛广告公司申请注册的商标而言，其已形成在先使用的权利。

2．依据合同享有继续使用和抗辩的权利

鉴于该在先权利系基于双方合同约定产生，中外文广告中心据此享有依照合同继续使用以及依据合同抗辩的权利。因此，不能认定中外文广告中心的涉案行为构成对时赛广告公司享有的涉案注册商标专用权的侵犯。鉴于合同约定双方在合同终止后如继续使用原刊物名称须支付使用费，因此，双方就涉案刊物名称的使用问题发生纠纷，应由双方按合同法律关系予以解决。

四、出版业相关名称与商标权冲突的法律分析与律师提示

笔者认为本案的终审判决还有诸多可以商榷之处，判决理由和法律适用也有无法让人信服地方，似有以司法审查“替代”行政授权之嫌！然而本文在这里对此问题不做讨论，仅结合本案的事实进行分析给业界提出几点律师提示供参考。

（一）被他人抢注商标对出版单位的扩张不利

出版业相关名称被他人注册为商标后，如果出版业相关名称登记和使用在先，不排除出版业相关名称仍然能够获得继续使用的可能性。但是，根据现有法规的规定，即便出版业相关名称仍然能够得到继续使用，该使用行为将受到诸多的限制，例如，只能以原有的使用方式继续使用，或者只能在原有的范围内继续使用等等，从而对出版单位的集团化运作、获取边缘收益造成巨大影响。

（二）出版单位应建立商标品牌保护制度

品牌保护应当作为一个制度建设来看待，应当引起高度地重视。比如对外的投资与合作也涉及到一系列名称、商标等品牌标识的规范性使用问题。

律师建议还要考虑在与他人合作时，以联盟的形式来注册商标；在对栏目和活动进行保护时，可以以主商标加后缀的方式，或者单独将栏目、活动的名称注册为商标。

（三）出版业面对商标侵权指控的法律对策

出版单位应当区分不同的情况，思索现行有效的法律事由和程序，以对抗或者撤销商标注册权人的商标侵权指控。

１．善用商标争议和撤销程序

我国《商标法》第４１条明确规定了对于已获得注册商标提起争议的条件及年限，第４４条明确规定了撤销已注册商标的条件和年限。对此，出版单位可以善用该两条规定，对于符合提起争议条件的已注册商标提起商标争议程序，或者撤销注册商标程序，使得注册商标专用权人的指控不存在权利依据。本案查明的事实就是一个很好地例证，被告已经提请商标评审委员会请求撤销已经注册的“都市精粹”商标。这就是本文所说的商标争议程序，这是应对策略的一种重要可行的方式。

２．善用提起不侵权诉讼程序

在社科出版社与英国沃恩公司的“彼得兔”商标纠纷案件，以及双环公司与本田公司的专利侵权纠纷案件中，被指控侵权方均采取主动策略，在收到侵权指控以后，通过向人民法院提起不侵权诉讼的方式，要求人民法院对于侵权事实及状态做出认定。此举既有利于防止侵权方在发出指控后，迟迟不采取进一步措施，而使被指控方实施的行为的性质处于不确定的状态；又有利于被侵权方积极选择有利于己方降低争议解决成本的方式，以解决双方争议。

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