"21金维他"行政诉讼案引发的思考

　杭州民生药业有限公司（以下简称杭州民生公司）于1987年依法注册了"21金维他"、"21金维他"（金维他3个字为艺术字体）、"21SUPER-VITA"3件药品商标，注册号分别为1050551、207840、595941，该公司于1997年依法办理了该商标的续展注册。2001年7月14日，安徽省工商局接到杭州民生公司的投诉，诉称在安徽省太和县太和医药市场上发现了一大批南昌桑海制药厂生产的"21SUPER-VITA金维他"，该批药品侵犯了其商标权，要求工商机关立即制止和查处南昌桑海制药厂侵犯其商标权行为。安徽省工商局随即将这一案件交太和县工商局处理。7月8日，太和县工商局分别封存和暂扣了太和县新特药有限公司和县西药公司正在销售的南昌桑海制药厂生产的"21SUPER-VITA金维他"，案值近百万元。正当太和县工商局进行深入调查处理时，南昌桑海制药厂于7月31日向太和县人民法院提起行政诉讼，要求法院撤销太和县工商局的行政行为，判令杭州民生公司赔礼道歉并赔偿损失。

　　南昌桑海制药厂提起诉讼的主要理由是："21SUPER-VITA金维他"是经过有关部门批准生产的，系合法经营；杭州民生公司实际使用的商标与其注册商标不符,违反了《商标法》第三十条第（一）项的规定，杭州民生公司在药品上使用的商标属非法商标，不受法律保护。在对南昌桑海制药厂的行为是否构成商标侵权行为的问题上，安徽省工商局专门向国家工商总局进行了请示，国家工商局9月26日作出了《关于金维他商标案件的批复》，认为南昌桑海制药厂在药品上使用"21SUPER-VITA金维他"字样，属于《商标法》第三十八条第（一）项所述的行为，即"未经注册商标所有人的许可，在同一种或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的"行为，属于侵犯商标专用权的行为。2001年10月18日，太和县人民法院作出了太和县工商局败诉的一审判决。10月28日，太和县工商局向阜阳市中级人民法院提起诉讼。

　　思考之一：商标权人未正确使用其注册商标，是否影响商标侵权行为的认定？

　　在2001年12月1日（不含该日，该日为第九届全国人民代表大会常务委员会于2001年10月27日通过的《关于修改<中华人民共和国商标法>的决定》施行之日）之前，商标权人未正确使用其注册商标的行为主要有以下4种情形:第一，自行改变注册商标的文字、图形；第二，自行改变商标注册人的名义、地址或者其他注册事项；第三，擅自改变注册商标的使用范围；第四，使用注册商标时未标明"注册商标"字样或者注册标记或者符号。由于新修订的《商标法》第九条第二款将标明"注册商标"字样或者注册标记，由商标注册人的义务改为了商标注册人的权利，因此，在2001年12月1日（含该日）之后商标权人未正确使用其注册商标的行为主要有以下3种情形：第一；自行改变注册商标的文字、图形等构成要素；第二，自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项；第三，擅自改变注册商标的使用范围。

　　笔者认为，尽管杭州民生公司在其生产的药品上未正确使用其注册商标，实际使用其注册商标时在"21"与"金维他"之间加上了一行英文字母"SUPER-VITA"，"21"与"金维他"字体大小颠倒，"金维他"3字字体不符，其中?quot;维"字与该商标注册证中的简繁不符，这只能说明该公司在使用其注册商标时违反了《商标法》第三十条第（一）项（新修订的我国《商标法》第四十四条第（一）项）的规定，商标局可以责令该公司限期改正或者撤销其注册商标。只要"21金维他"、"21金维他"（金维他三个字为艺术字体）、"21SUPER-VITA"3件商标未被依法撤销或者注销，杭州民生公司的"21金维他"商标权就受法律的保护。南昌桑海制药厂未经杭州民生公司许可，在药品上使用 "21SUPER-VITA金维他"，侵犯了杭州民生公司的商标权。杭州民生公司未正确使用其注册商标，不影响对南昌桑海制药厂商标侵权行为的认定。应当特别说明的是，南昌桑海制药厂关于杭州民生公司在商品上使用的商标属非法商标、不受法律保护的观点是没有法律依据的。

　　思考之二：药品名称与药品注册商标发生冲突的根本原因是什么？

　　药品生产者在其新药被卫生行政管理部门批准后，将卫生行政管理部门批准的药品名称作为商标申请注册，或者药品生产者在申报新药时，直接将自己的注册商标作为药品名称进行申报，就出现了药品名称同时又是注册商标的特殊情况。药品名称与药品注册商标发生冲突的根本原因是我国商标注册制度与药品管理制度之间不协调造成的。商标局在审查药品生产者所申请注册的商标时，该商标所使用的文字只要不是药品的通用名称，且符合《商标法》的规定的，就核准注册该商标；药品生产者在申报新药时，卫生行政管理部门根据新药命名规范对药品生产者申报的新药名称进行审查，经审查认为该药品的名称符合药品命名规范的，即批准为药品名称纳入药典。其结果是：其他药品生产者经过卫生行政管理部门批准生产同一药品时，按照卫生行政管理部门的规定，只能使用经批准的药品名称，而这个名称又是他人的注册商标，使用的结果是药品名称必然与他人的注册商标发生冲突。 　

　　应当说明的是，商标局和卫生行政管理部门在什么是药品通用名称的问题上存在分歧。卫生行政管理部门认为：经其批准的正式药品名称就是本药品的通用名称，按照我国《商标法》有关商品通用名称不能作为商标注册的规定，商标注册申请人将药品名称申请注册商标的，应当不予注册；已经注册的，应依法予以撤销。商标局认为：商品的通用名称应以我国《商标法》的规定来理解，只要某商品的名称是独创的，具有显著特征，符合我国《商标法》规定的商标注册条件，不论其是否为药品的名称，就应该核准注册。两个部门都认识到，药品名称和注册商标不能等同，关键在于由谁来纠正的问题，即由卫生行政管理部门撤销药品名称，还是由商标局撤销注册商标。

　　思考之三：药品名称同时又是注册商标，他人未经商标注册人许可，在药品上使用该药品名称是否构成商标侵权行为？

　　关于药品名称同时又是注册商标，他人未经商标注册人许可，在药品上使用该药品名称是否构成商标侵权行为，学术界有不同的观点。

　　一种观点认为，药品名称同时又是注册商标，他人未经商标注册人许可，在药品上使用该药品名称的，构成商标侵权行为。其理由是：第一，根据我国1982年的《商标法》和1993年、2001年修订的《商标法》规定的精神，商标一经核准注册，商标注册人就享有商标权，在同一种商品或服务或者类似商品或服务上将与他人注册商标相同或者近似的文字、图形等构成要素作为商品或者服务名称或者商品装潢使用，并足以造成误认的，即构成商标侵权行为。第二；商品的通用名称应以我国《商标法》的规定进行理解，《药品管理法》并未规定药品名称都属于药品的通用名称，卫生行政管理部门将药品生产者申报的药品名称统统视为药品的通用名称，是其制定的部门规章所规定的，部门规章不能与《商标法》相抵触。

　　另一种观点认为，药品名称同时又是注册商标，他人未经商标注册人许可，在药品上使用该药品名称的，不构成商标侵权行为。其理由是：第一，药品名称与药品注册商标发生冲突是我国药品管理制度与商标注册制度之间的不协调造成的，作为当事人来说，主观上没有任何过错。第二，允许将药品名称作为商标进行注册，会造成药品生产者对药品的垄断，是不公平的，不利于经济的发展和社会的进步。

　　关于药品名称同时又是注册商标，他人未经商标注册人许可，在药品上使用该药品名称是否构成商标侵权行为的问题，应当依照法律的规定去认定，不能以行政管理部门的规章去认定。因此，笔者认为，药品名称同时又是注册商标，他人未经商标注册人许可，在药品上使用该药品名称的，构成商标侵权行为。

　　思考之四：如何看待"21金维他"行政诉讼案的一审判决？

　　"21金维他"行政诉讼案的关键是太和县工商局查处南昌桑海制药厂侵犯杭州民生公司商标权的行为时，其证据是否确凿，适用法律、法规是否正确，是否符合法律程序。笔者认为，如果仅从我国《商标法》的角度来看，太和县工商局查处南昌桑海制药厂侵犯杭州民生公司商标权的行为时，其证据是确凿的，适用法律、法规是正确的，是符合法律程序的。因此，太和县人民法院就"21金维他"行政诉讼案作出的一审判决是错误的。但是，如果仅从我国药品管理制度的角度来看，太和县工商局查处南昌桑海制药厂侵犯杭州民生公司商标权的行为时，其证据是确凿的，是符合法律程序的，但是适用法律、法规是错误的。因此，太和县人民法院?quot;21金维他"行政诉讼案作出的一审判决是正确的。

　　思考之五：如何解决药品名称与药品注册商标的冲突？

　　早在1989年，我国就已发生了药品名称与药品注册商标冲突的问题。深圳南方制药厂经卫生部门批准于1987年正式投产生产治疗慢性胃病的新药"三九胃泰"，随后将"九三胃泰"4个字作为商标申请注册，商标局于1989年2月28日核准注册该商标。1989年1月25日，海口制药厂经海南省卫生厅批准生产上述药品，使用的名称是"三九胃泰冲剂"，使用的商标是"宝岛"。深圳南方制药厂认为海口制药厂使用"三九胃泰"药名，侵犯其商标权，要求工商行政管理部门查处。海口制药厂以"三九胃泰"是本药品的通用名称，如果"三九胃泰"成为注册商标，他人便不能生产为由，于1989年11月4日向商标评审委员会提出撤销该注册商标的申请。商标评审委员会认为，"三九胃泰"不是药品的通用名称，该药品是深圳南方制药厂新近独创生产出来的，并依法做出如下裁定：海口制药厂对深圳南方制药厂注册商标"三九胃泰"所提出注册不当的理由不能成立，"三九胃泰"注册商标应予以维持。

　　为了适用完善商标保护制度和加入世界贸易组织的需要，我国于2001年10月27日对《商标法》进行了第二次修订，从商标注册申请人、商标的构成要素、用作商标的标志、保护在先权、保护优先权、禁止恶意注册他人的商标、司法审查、保护集体商标和证明商标、注册商标的撤销、商标权的行政保护和司法保护等方面完善了我国的商标保护制度，从而使我国的商标保护制度实现了与国际接轨,有了很大的进步.但是,应当清醒地看到我国的商标保护制度还不是很完善，与市场经济发达国家的商标保护制度相比尚有一定的差距。我国已于2001年11月11日完成了加入世界贸易组织的法律程序，于12月11日正式成为世界贸易组织的成员，"21金维他"行政诉讼案不仅证明了我国的商标保护制度还不是很完善，而且还证明了药品名称与药品注册商标之间的冲突已经是一个摆在我们面前不能不解决的问题。

　　笔者认为，可以通过采取以下3项措施解决药品名称与药品注册商标之间的冲突：

1、《商标法》对商标权的限制做出规定

　　世界贸易组织协定中《与贸易有关的知识产权协议》（以下简称《TRIPS协议》）第17条对商标权的限制做了原则而灵活的规定："成员可规定商标权的有限例外，诸如对说明性词汇的合理使用之类，只要这种例外顾及了商标所有人及第三方的合法权益。"法国、德国、日本等国家的商标法对商标权的限制做了具体规定。如日本1991年修正的《商标法》第二十六规定，商标权人无权禁止下列行为：第一，他人以正常方式使用自己的肖像、姓名、惯用的（驰名的）假名、艺名或笔名及这些名称为人所共知的缩写语；第二，他人以正常方式指示商品或服务的名称、来源、出售地点、质量、原料、功能、效用、形状、价格等等；第三，他人以正常方式对商品或服务所做的说明；第四、他人以正常方式对商品或服务的名称、来源、出售地点等所做的说明。

　　我国《专利法》对专利权有一定的限制，《著作权法》对著作权有一定的限制，新修订的我国《商标法》仅仅从授予权利的角度规定?quot;注册商标的专用权以核准注册的商标和核定使用的商品为限"、"注册商标的有效期限为10年"、"每次续展注册的有效期限为10年"，没有规定对商标权的限制。在假冒他人注册商标和其他商标侵权行为非常猖獗的今天，我国《商标法》不规定对商标权的限制，既有利于保护商标权，又有利于打击假冒他人注册商标和其他商标侵权行为。但是，随着我国社会主义市场经济的进一步发展，社会主义法制的进一步健全，为了从根本上解决药品名称与药品注册商标之间的冲突，应当根据《TRIPS协议》第17条的规定，借鉴法国、德国和日本等国家的做法，在《商标法》中对商标权的限制问题做出规定，即"药品名称同时又是注册商标，其他药品生产者经过卫生行政管理部门依法批准生产同一药品的，可以使用该药品名称。"我国《商标法》对商标权的限制做出上述规定之后，可以有效地防止药品名称与药品注册商标发生冲突。

2、正确理解并切实执行在先权制度

　　关于在先权的概念，国内外学者尚未取得一致看好。有学者认为，相对于商标权而言，"在先权"系指他人在"待注册商标"申请注册之前依法享有的民商事权利。还有学者认为，"在先权利（prior right），或先前权利，严格讲不是法律上的一个特定概念。人们通常所说的在先权利，是指同一权利客体，可以同时或先后受到多种权利的保护，对于依法先产生的权利，则被称为在先权利?quot;笔者认为，在先权或者在先权利是一个相对性的概念，相对于某个特定的权利或者行为而言，在该特定权利产生之前或者该特定行为发生之前，他人已经取得的合法权利叫在先权或者在先权利。相对于商标注册申请而言，在先权主要包括商标权、肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权等。

　　根据《保护工业产权巴黎公约》（以下简称《巴黎公约》）第六条之五第二款的规定，申请注册的商标不得侵犯被请求保护的国家第三人的既得权利，否则，不予核准注册，已核准注册的应当撤销。根据《TRIPS协议》第十六条第一款的规定，商标权不得损害任何已有的在先权。由于各国对既得权利、在先权的理解、范围的界定等存在较大的差异，《巴黎公约》未界定既得权利的概念和范围，《TRIPS协议》未界定在先权利的概念和范围。《法国知识产权法典》第L711-4条对在先权的范围做了具体规定，马来西亚、新加坡、以色列、英国、澳大利亚、西班牙、古巴、秘鲁、委内瑞拉等国家和香港等地区的商标法对在先权制度也做了规定。

　　我国1982年的《商标法》和1993年修订的《商标法》对在先权制度未做规定，1993年修订的《商标法实施细则》第二十五条第一款第（4）项只使用了在先权利这一术语，对在先权利的概念、范围未做界定。随着我国商标法律体系不断完善，人民法院和工商行政管理部门执法水平不断提高，公民、法人和其他组织的商标意识、权利意识不断增强，法制观念大大提高，人们已非常重视运用法律武器保护自己的商标权和其他权利，近年来我国发生了一些与商标权和在先权有关的纠纷案件，如江苏少年儿童出版社诉上海少年儿童出版社商标侵权纠纷案，山东景阳冈酒厂诉山东景芝酒厂商标侵权纠纷案，斐立、刘蔷申请撤销山东景阳冈酒厂注册商标案，冯雏音等八原告诉江苏三毛集团公司著作权侵权纠纷案等。上述纠纷案件发生以后，在先权问题引起了我国学者的重视，郑成思、刘春田、孙璐、赵家华、高山行、安建、赵敏等学者就商标权和在先权的保护问题提出了自己的观点，笔者也对商标权和在先权的保护问题进行了研究。

　　为了保护在先权，防止商标权与在先权发生冲突，新修订的《商标法》引入了在先权制度。该法第九条规定了申请注册的商标"不得与他人在先取得的合法权利相冲突。"第三十一条规定了"申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并且有一定影响的商标?quot;如果申请注册的商标与他人的在先权相冲突，商标局在审查该商标注册申请时，就可以以该商标与他人的在先权相冲突为由，驳回该商标注册申请人的申请。在先权人认为他人申请注册的商标与其在先权发生冲突的，自商标局初步审定公告之日起3个月内可以提出异议；一般的社会公众认为申请注册的商标与他人的在先权发生冲突的，自商标局初步审定公告之日起3个月内也可以提出异议。经裁定异议成立的，对该商标不予核准注册。另外，如果已注册的商标损害他人的在先权的，自该商标核准注册之日起五年内，该在先权人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。

　　因此，笔者认为，如果商标注册申请人、在先权人、社会公众、商标局、商标评审委员会和人民法院都能正确理解并切实执行在先权制度，可以有效地防止药品注册商标与药品名称发生冲突。

3、完善我国的药品管理制度

　　如前所述，我国药品管理制度中的药品命名制度与商标注册制度之间的不协调是药品名称与药品注册商标发生冲突的根本原因，在《商标法》对商标权的限制做出规定之前，卫生行政管理部门可以通过完善药品管理制度解决药品名称与药品注册商标之间的冲突。在某种新药的名称成为该商品的通用名称之前，该药品的生产者已将该药品名称注册为商标的，其他药品生产者经卫生行政管理部门依法批准生产同一药品时，如果使用其他药品名称，就可以有效地防止药品名称与药品注册商标发生冲突。

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