使用他人商标作为网络销售宣传是否构成侵权的判断

【裁判要旨】

　　被控侵权行为人使用他人注册商标仅为指示其所销售商品的品牌信息，未造成相关公众混淆，亦未造成注册商标权人其它商标权益损害的，不应被认定为商标侵权行为。

　　【案情】

　　原告（上诉人）立邦涂料（中国）有限公司

　　被告（被上诉人）上海展进贸易有限公司

　　原告立邦公司系第3485390号“■”图形与文字组合注册商标注册人。案外人立时集团国际有限公司（NIPSEA HOLDINGS INTERNATIONAL,LIMITED）系第1692156号“立邦”文字注册商标注册人，原告经商标局核准受让上述注册商标。

　　2011年5月18日，原告向上海市东方公证处申请保全证据公证，该公证处公证员张斐、公证人员刘敏现场监督，于同年5月23日出具了（2011）沪东证经字第4530号公证书，主要记载内容为：使用Internet Explorer浏览器软件，在该软件地址栏内输入“http://www.taobao.com”，在淘宝网淘宝商城的商铺中搜索“汇通油漆商城”，点击进入该店铺，首页顶部显示“汇通油漆商城、实物拍摄、原厂正货、七天退换、用心服务”，下方有“首页、店铺评分、代理品牌、5折活动专区、多乐士色卡链接、立邦色卡链接、售后服务须知、防伪及物流须知、装修小常识”等页面的链接，页面中部第2张广告介绍品牌为立邦漆，广告上部显示“Nippon Paint ■ 立邦漆”，页面下方为掌柜推荐宝贝、立邦漆、华润漆、多乐士等部分商品的图片、简要信息、价格、销售量等信息。页面左侧显示“公司名：上海展进贸易有限公司，所在地：上海，商家：汇通油漆商城”，还显示有“品牌木器漆：多乐士木器漆、立邦木器漆、华润木器漆、紫荆花木器漆；品牌墙面漆：多乐士墙面漆、立邦墙面漆、华润墙面漆、紫荆花墙面漆；侨波活性炭；涂刷工具”。点击首页中“代理品牌”链接，页面自上而下分别显示立邦漆、多乐士、德国汉高、来威漆、华润漆、森戈各品牌的广告，其中立邦漆广告共有4幅：首张广告的左上部显示“■”、中部显示“■2010 为爱上色”；第3张广告左上部显示“■装饰新家，刷新幸福”；第4张广告左上部显示“■ 小编120分推荐 净味性价王”。原告为包括本案在内的5件类似纠纷进行了保全证据公证，共支付公证费6,000元。

　　原告立邦公司诉称，原告是“■”、“立邦”注册商标的所有权人。原告经营的立邦漆系列产品以其优秀、稳定的品质和完善的服务享誉全球，在中国及亚洲地区涂料市场中连续多年占据前列，立邦在中国已为社会公众广泛知晓和熟悉的涂料品牌。被告展进公司未得到原告许可或授权，在被告淘宝公司运营的淘宝网上开设的店铺中，肆意使用原告上述商标标识、平面广告来装饰其店铺页面，其行为足以使消费者误认为被告展进公司与原告存在关联，系原告授权许可的销售网点，展进公司的行为侵害了原告的商标权及广告著作权，造成了重大经济损失，应承担相应的赔偿责任。淘宝公司放任展进公司继续侵权，导致原告损失进一步扩大，故淘宝公司已构成共同侵权。故诉至法院，要求法院判令：1.被告展进公司、淘宝公司立即停止在淘宝公司运营的淘宝网站上侵害原告立邦公司享有的商标权、广告著作权的行为；2.被告展进公司、淘宝公司在被告淘宝公司运营的淘宝网站显著位置刊登声明，赔礼道歉，消除影响；3.被告展进公司、淘宝公司赔偿原告经济损失200,000元（含原告为诉讼支出的合理费用）。

　　被告展进公司辩称，展进公司确实在淘宝网站上开设店铺销售立邦漆，但展进公司有合法的进货渠道，网站上的商品图片是自行拍摄，且在原告提出异议后，展进公司已经停止在淘宝网站上销售立邦漆，要求法院驳回原告立邦公司所有的诉讼请求。

　　被告淘宝公司辩称，首先，被告展进公司已提供证据证明其有正规进货渠道，其在销售原告经营的立邦漆时使用涉案注册商标是正常的经营手段，不构成商标侵权。其次，即使展进公司的行为构成商标侵权，淘宝公司只是网络服务提供者，并非侵权行为直接实施者，淘宝公司已尽到了事先审查注意义务，，要求法院驳回原告立邦公司所有的诉讼请求。

　　【审判】

　　一审法院经审理后认为，首先，展进公司在其网络店铺中销售多种品牌油漆，对部分品牌的油漆进行了促销宣传，其在促销宣传中使用原告注册商标的目的在于告知消费者，所宣传商品指向的具体品牌，促使消费者了解欲购买油漆品牌的特点，以区别于其经营的其他油漆品牌，展进公司使用原告注册商标属于向消费者说明其销售商品来源的表述性使用；其次，被告展进公司使用原告注册商标促销宣传时并没有宣传其自身，不足以导致一般社会公众误认展进公司与原告立邦公司存在关联关系；再次，淘宝公司自认两被告的涉诉行为侵害了原告享有的商标权，系其对某些行为的主观认知，而对于具体的涉诉行为是否侵权，应由法院根据法律规定、案件实际情况作出判断，不受上述规则之约束；另上述规则约束的对象是淘宝公司与进驻淘宝网进行销售的商户，并不必然对第三方发生法律效力。若限制展进公司等销售商合理使用所销售商品的注册商标，则会不当地限制销售商宣传自己经销商品的方法，直接损害了商品在市场自由流转这一市场经济赖以存在的基本原则，故原告要求被告展进公司承担侵害原告商标专用权赔偿责任的诉讼请求法院不予支持。鉴于法院认定展进公司未构成侵权，故原告要求被告淘宝公司承担共同侵权赔偿责任的诉讼请求法院亦不予支持。

　　依照《中华人民共和国商标法》第一条、《中华人民共和国商标法实施条例》第三条之规定，判决驳回原告立邦涂料（中国）有限公司的诉讼请求。

　　一审判决后，原告不服提起上诉称原审判决认定事实错误，原审判决适用法律错误。

　　二审法院认定的事实与一审认定基本一致。二审法院经审理后认为，被上诉人展进公司在其淘宝网络店铺中销售立邦公司产品时使用了多幅与立邦相关的图片，从商标使用方式、网站的页面设置、被控侵权使用行为是否会使相关公众对服务来源产生混淆和误认角度来分析，被上诉人展进公司为指示其所销售商品的信息而使用上诉人立邦公司的注册商标，未造成相关公众的混淆，也不存在其他商标利益的损害，故上诉人指控被上诉人展进公司构成商标侵权的主张不能成立。而被上诉人淘宝公司作为网络服务提供者，在被上诉人展进公司不构成商标侵权的前提下，也不应被认为构成商标侵权。上诉人未提供证据证明被上诉人展进公司销售的立邦产品系假冒其注册商标的商品，而其认为应由被上诉人展进公司证明其网上销售的立邦产品具有合法来源的观点，法院亦不予认同。上诉人认为被上诉人展进公司在其淘宝网页上使用立邦商标、“代理品牌”、“立邦网络旗舰店”等图标，足以造成消费者的误认，不属于商标合理使用。但是该种行为并不属于商标法调整的范畴，上诉人以此主张被上诉人侵犯其商标权缺乏法律依据，法院不予支持。上诉人认为被上诉人展进公司未经授权、未支付对价而擅自使用立邦商标，损害了立邦作为驰名商标所包含的质量保障和信誉价值。本案中，被上诉人展进公司销售的是立邦公司的产品，不存在商品质量的降低，且在商标使用过程中，也不存在对商标的贬损，故上诉人的该项上诉理由，法院不予支持。上诉人认为原审判决适用法律错误，法院认为，原审法院以是否符合商业惯例作为认定侵权行为的标准，并援引《商标法》第一条作为裁判依据虽有不妥，但并未影响到本案实体和程序的裁判。而上诉人认为被上诉人构成《商标法》第五十二条第（五）项规定的商标侵权行为亦缺乏依据，法院不予支持。

　　据此，二审法院判决驳回上诉，维持原判。

　　【评析】

　　所谓的商标指示性合理使用是指第三人在诚信的前提下，为了标明商品或服务的用途，使公众了解与产品有关的真实信息，善意地使用他人商标的行为。只要这种行为不会让人误解商标使用人与商标权人存在某种授权，则这种使用不构成商标侵权。而我国《商标法》并未从立法层面确立商标的指示性合理使用，因此司法实践中对商标指示性合理使用的判断标准一直备受争议。本案中，法院通过对被告的主观意图、使用方式以及客观结果三个方面对使用他人商标作为网络销售宣传的行为性质应认定为商标的合理使用还是侵权使用划分了界限：

　　一、 使用他人商标作为网络销售宣传的行为主观上应出于善意

　　区分商标合理使用和侵权使用的首要方面需要判断使用人是否有恶意的商标性使用的故意。所谓的善意即没有故意混淆或服务来源、欺骗消费者、借助商标权人的商誉来获利的目的。但是正确地判断使用人使用他人商标时的心理状态并不是一件容易的事，因为主观故意是行为人的内心意思，还是需要从外部行为推知其所持的态度。在司法实践中还是应该根据使用行为的必要性以及使用行为发生的时间、使用方式以及使用的客观结果来综合考虑。其中对于使用行为的必要性的问题，如果当事人必须使用他人商标才足以对其商品或者服务的特点做出恰当的说明和描述，从而进行正常的商业运作，那么该使用行为的意图即构成合理使用的善意，不应受到法律的禁止。

　　本案中，被告展进公司在淘宝公司运营的淘宝网上开设名为汇通油漆商城的店铺，经销有多乐士、立邦、华润、紫荆花等品牌油漆，被告对包括“立邦”在内的部分品牌的油漆进行了促销宣传，并其在促销宣传中使用原告注册商标，但是原告的目的在于告知消费者所宣传商品指向的具体品牌，促使消费者了解欲购买油漆品牌的特点，以区别于其经营的其他油漆品牌，反之若不使用相应的商标来对其销售的油漆进行说明，就会造成展进公司的日常运营无法开展。

　　二、使用他人商标作为网络销售宣传的行为非基于商标之功能

　　商标的基础功能在于表明商品的出处，如果被告使用原告商标并非是用以表彰商品的来源从而使得公众可能产生混淆的话，那么，正如美国法官霍姆斯所说：“商标权只是用于阻止他人将其商品当作权利人的商品出售，如果商标使用时只是为告知真相而并不是要欺骗公众，我们看不出为何要加以禁止。商标不是禁忌。”在判断使用他人商标作为网络销售宣传并非基于商标的功能应从以下三个方面来判定：第一，网络商户经营者在使用他人商标时同时标注其自有商标或者企业名称等商业标识。如果经营者有使用其它具有分辨作用的商业标识，如自己的商标或者企业名称等信息，则可以认定未将他人商标作为商标使用。第二，网络商户经营者将涉案商标作为商品或服务的类别名称使用。如果经营者在使用该商标的同时，也将与之类似的标识同时进行商业性的使用，以划分不同种类的商品或服务，则可以推定被告的意图不是使相关公众在见到该商标时产生对被告的联想，即其并非将该标识作为商标使用。第三，网络商户经营不存在突出使用他人商标的行为。实践中，突出使用的方式一般是将商标用于网页的显著位置 , 或者突显他人商标的字体、大小、 颜色等进行使用。第四，网络商户经营者不存在暗示与商标权利人有赞助、投资或者授权经销等特定关系的行为。

　　本案中，在淘宝网淘宝商城的商铺中搜索“汇通油漆商城”，点击进入该店铺，首页顶部显示“汇通油漆商城、实物拍摄、原厂正货、七天退换、用心服务”，页面左侧显示“公司名：上海展进贸易有限公司，所在地：上海，商家：汇通油漆商城”。可见被告展进公司在使用原告商标的同时仍使用了自己的企业名称。从商标使用方式来看，商标系图片组成部分，图片主体内容系对立邦产品的介绍。此外，涉案网站上亦同时存在多乐士、德国汉高、华润漆等其他品牌油漆的宣传图片，而从网站的页面设置来看，首页的主体位置均系各品牌油漆商品的图片、名称、价格、销售量等信息。结合图片使用方式以及网页布局，并不存在突出使用原告注册商标的情况。因此相关公众通常会认为该商标传达的是在售商品的广告，即指示其所销售商品的品牌信息，而不是传达经营者的商号、商标或经营风格，被告展进公司使用“立邦”商标并非基于商标之功能。

　　三、使用他人商标作为网络销售宣传的客观结果不会造成公众的误认

　　混淆理论是商标法的基石，也是判断商标侵权的依据。《商标法实施条例》第五十条规定：有下列行为之一的，属于商标法第五十二条第（五）项所称侵犯注册商标专用权的行为：（一）在同一种或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装演使用误导公众的。该条明确规定将“误导公众”作为构成商标侵权的要件。对于使用他人商标作为网络销售宣传是否侵害他人商标权的问题还是应从行为的客观结果进行判断，看商标使用行为是否造成了公众的误认、混淆，或有引起误认、混淆的可能。误认不仅包括对产品来源的误认，还应包括对产品生产者与商标所有者之间关系的误认。

　　本案中展进公司指示性使用原告的注册商标，其直接指向的是商标注册人的商品，并非指向展进公司本身，即立邦商标与立邦商品的对应性并没有受到影响，相关公众也不会认为在售立邦产品来源于被告展进公司。同时被告展进公司使用原告注册商标促销宣传时并没有宣传其自身。在此情况下，既不存在消费者对于商品来源认知的混淆，也不足以导致一般社会公众误认展进公司与原告立邦公司存在关联关系。综上所述，被告展进公司为指示其所销售商品的信息而使用原告立邦公司的注册商标，未造成相关公众的混淆，也不存在其他商标利益的损害，故原告指控被告展进公司构成商标侵权的主张不能成立。

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