何为“以其他不正当手段取得注册”

本案要旨

商标法是一个完整的体系，在对根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正的商标法（下称第二次修正的商标法）第四十一条第一款进行审查适用时，除应考虑法条的字面含义，还应考虑商标法的立法本意。第二次修正的商标法第四十一条第一款的立法本意是保护商标注册秩序，规制“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”等破坏商标注册秩序的行为，如果已经注册的商标属于“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”等破坏商标注册秩序的行为而应予以撤销，那么对于未注册的商标，如果属于该种情形，不应予以核准注册是该条规定的应有之意。审查判断诉争商标是否属于第二次修正的商标法第四十一条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形，要考虑是否属于欺骗手段之外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。此外，依据商标法相关规定，民事主体申请注册商标，应该有使用的真实意图，以满足自己的商标使用需求为目的，其申请注册商标的行为应具有合理性和正当性。

案情

第4579246号“Snowpeak”商标（下称被异议商标）由西域户外公司于2005年4月4日提出注册申请，指定使用在第22类帐篷等商品上，2008年9月21日，经国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）初步审定并刊登在第1136期《商标公告》上。2012年2月13日，经商标局核准，该商标转让给浙江省自然人骆某。

针对被异议商标，雪峰株式会社（下称雪峰株式会社）于法定期限内向商标局提出异议申请。商标局作出第16231号裁定，以在案证据不足以证明被异议商标所有人恶意抢注雪峰株式会社已经使用并有较高知名度的“snow peak”商标，以及不足以证明被异议商标注册使用会产生不良社会影响为由，裁定：被异议商标予以核准注册。

雪峰株式会社不服商标局裁定，向国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商标评审委员会）申请复审。雪峰株式会社提出的主要理由为：“snow peak”商标为雪峰株式会社在户外用品领域具有较高知名度的商标，被异议商标与雪峰株式会社在先使用并具有较高知名度的商标文字完全相同，是对其“snow peak”商标的恶意抢注，易引起混淆误认，造成不良影响。西域户外公司还抢注了其他商标。因此，请求依据第二次修正的商标法第十条第一款第（八）项、第三十一条、第四十一条的规定，不予核准被异议商标的注册申请。

雪峰株式会社向商标评审委员会提交了其产品历年在日本获奖的情况、相关媒体报道、商标注册情况、销售量及销售额统计表、发货单、在各国主要代理店的销售统计、西域户外公司申请商标情况等的复印件。

据此，商标评审委员会作出第51446号裁定，认定：雪峰株式会社提交的在案证据，多为其单方证据，而无其他证据在案佐证，或为其商标在中国以外地区的使用证据，或形成时间晚于被异议商标申请日，以其提交的网页资料等尚无法证明其商标于被异议商标申请日前在与被异议商标指定使用的帐篷等相同或类似的商品上在中国已具有一定影响，因而无法证明被异议商标的申请注册构成第二次修正的商标法第三十一条所指的抢先注册他人已经使用并有一定影响商标的情形。第二次修正的商标法第十条第一款第（八）项所指的不良影响是指因商标本身文字、图形或其他构成要素违反公序良俗而产生不良影响，该案被异议商标并未构成上述条款所指情形，因此雪峰株式会社该项复审理由亦不成立。雪峰株式会社所提其他理由，缺少足够事实依据，商标评审委员会亦不予支持。依据第二次修正的商标法第三十三条、第三十四条的规定，商标评审委员会裁定：被异议商标予以核准注册。

在该案一审诉讼中，雪峰株式会社向法院补充提交了以下新证据：

证据1、证据2：由西域户外公司转让予骆某的32件商标的商标档案、相应的被抢注商标所有人及品牌介绍、被抢注商标的媒体报道、被抢注商标的品牌介绍，显示西域户外公司在2005年4月4日同一天申请注册了32件商标，并于2012年2月13日同一天转让予骆某，上述商标中包括SALEWA、Karrimor、BlackDiamond、Bigpack、Gelert、EUREKA等国外户外用品的知名品牌，用以证明西域户外公司、骆某违反诚实信用原则，采取不正当手段大规模抢注同行业知名品牌，其商标注册目的不在于实际使用。

证据3、证据4：西域户外公司的工商登记情况及“Westfield outdoor”商标的商标档案及驰名商标认定公告，用以证明西域户外公司为具有一定知名度的户外用品企业，对该行业品牌情况熟知。

证据5：骆某个人情况及被异议商标转让相关情况调查，用以证明骆某非被异议商标所有人，仅代持被异议商标，西域户外公司恶意规避法律。

证据6：户外资料网登载的“Snowpeak”炉具、筷子、钛锅的介绍网页打印件（2005年3月）称“Snowpeak” 是1958年创立，致力于野营家具、炊具的开发。“Snowpeak” 发货单、装箱单、信用证等（均为外文，部分文字翻译为中文，但并无帐篷商品）。

证据10：骆某营业执照、开业登记申请书等相关文件复印件、工商档案调查说明及商标局网站下载的《自然人办理商标注册申请注意事项》，载明：骆某于2011年5月31日进行个体工商户登记注册，但自登记注册后未按规定接受2011年度、2012年度工商年检，用以证明骆某伪造申请文件，采取了欺骗手段，违反了第二次修正的商标法第四十一条第一款的规定。

判决

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持第51446号裁定。雪峰株式会社不服原审判决，提起上诉。其主要上诉理由为：一、西域户外公司大规模、批量抢注行业内具有较高知名度的商标，恶意明显，应被制止；二、被异议商标的注册申请并非出于真实使用目的，违反了第二次修正的商标法第四条的规定；三、西域户外公司采用欺骗手段或其他不正当手段申请注册被异议商标，扰乱商标注册管理秩序，属于第二次修正的商标法第四十一条第一款规定的情形；四、裁定被异议商标不予核准注册符合中国法律的规定、原则和精神。

北京市高级人民法院经审理，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（三）项、最高人民法院《关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第七十条之规定，判决：一、撤销原审判决；二、撤销第51446号裁定；三、商标评审委员会重新作出异议复审裁定。

评析

该案的关键问题是被异议商标应否予以核准注册，如果不应予以核准注册，那么应适用第二次修正的商标法第十条第一款第（八）项还是第四十一条第一款的相关规定。

第二次修正的商标法第十条第一款第（八）项规定，有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的，不得作为商标使用。在审查判断申请商标是否构成具有其他不良影响的情形时，应当考虑申请商标或者其构成要素是否可能对中国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。该案中，被异议商标为“Snowpeak”，本身并非贬义或含有其他消极含义，不致产生有害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响的情形，故该案中，不宜突破第二次修正的商标法第十条第一款（八）项规定对标识本身要素是否具有不良影响进行判断的标准，不宜认定被异议商标的申请注册违反第二次修正的商标法第十条第一款（八）项的规定。

第二次修正的商标法第四十一条第一款规定：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。”有观点认为，该款系关于已注册商标因违反商标法相关规定导致被撤销的规定，商标异议复审程序中的诉争商标尚未核准注册，不应适用第二次修正的商标法第四十一条第一款进行处理。但是，这种意见仅从字面理解了相关内容，商标法是一个完整的体系，在对该条款进行审查适用时，除应考虑该法条的字面含义，还应考虑商标法的立法本意。第二次修正的商标法第四十一条第一款的立法本意是保护商标注册秩序，规制“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”等破坏商标注册秩序的行为，如果已经注册的商标属于“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”等破坏商标注册秩序的行为而应予撤销，那么对于未注册的商标，如果属于该种情形，不应予以核准注册是该条规定的应有之意。故虽然该案被异议商标尚未予以核准注册，但是，在当事人明确提出相应主张的情况下，人民法院应对其是否属于“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”等破坏商标注册秩序的行为进行审查判断。在审查判断诉争商标是否属于该款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形时，要考虑是否属于欺骗手段之外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。此外，依据商标法相关规定，民事主体申请注册商标，应该有使用的真实意图，以满足自己的商标使用需求为目的，其申请注册商标的行为应具有合理性和正当性。根据该案查明的事实，被异议商标的原申请人西域户外公司作为从事户外用品生产及销售的专业公司，于同一天在与户外用品相关的商品上申请注册了30余件与外国知名户外用品品牌相近似的商标，并于同日转让予自然人骆某，而骆某自2011年5月31日登记注册成立个体工商户后，并未进行实际的生产经营活动且未按照规定接受2011年度、2012年度工商年检，其对被异议商标并无真实使用之意图，属大量注册囤积商标的行为，不具备注册商标应有的正当性，显然属于扰乱商标注册秩序的情形，因此，被异议商标的申请注册属于第二次修正的商标法第四十一条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形，被异议商标不应予以核准注册。故二审法院对雪峰株式会社关于被异议商标的申请注册违反第二次修正的商标法第四十一条第一款规定的主张予以支持。