外商投资中的商业秘密法律问题

　　一、 商业秘密可否作为对合资企业的出资
　　根据我国《反不正当竞争法》第十条规定，商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术秘密和经营秘密。据此规定，一般将商业秘密分为技术秘密和经营秘密。
　　商业秘密的法律地位各国学者素有争议。大陆法系持非财产说；英美法系中英国持契约关系理论，美国持财产说，视商业秘密为权利人的私有财产；还有的学者持作品说，认为商业秘密的表现形式为图纸、配方、报告、数据等，是受著作权法保护的作品。进入二十世纪六十年代以来，人们开始将商业秘密当作知识产权来对待，商业秘密的知识产权属性逐渐为人们所认同，并出现在正式文件中，如1992年中美知识产权谅解备忘录即将商业秘密归入知识产权范围。[1] 1994年Trips 协议明确将商业秘密列入知识产权，并在第39条要求各成员国有义务将商业秘密作为知识产权进行保护。商业秘密作为一种无形财产应纳入知识产权予以保护已经成为通说。我国在学理上普遍认可商业秘密可以作为财产权。这是商业秘密可以作为出资的前提与基础。
　　我国关于商业秘密出资问题，并没有明确的法律规定，但我国的《公司法》及《中外合资经营企业法》中均对无形资产出资问题作出了规定。例如《公司法》第二十四条规定，股东可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。《中外合资经营企业法》第五条规定，合营企业各方可以现金、实物、工业产权等进行投资。《中外合资经营企业法实施条例》第二十二条规定，合营者可以用货币出资，也可以用建筑物、厂房、机器设备或者其他物料、工业产权、专有技术、场地使用权等作价出资。尽管这些规定中没有明确指出商业秘密可以作为出资，但“非专利技术”一个非常宽泛的概念，包括了专利技术之外的所有技术，而如前所述商业秘密包括技术信息与经营信息。技术信息作为一种非专利技术的出资方式在法律上是没有障碍的，问题是经营信息是否可以作为出资。
　　经营信息在内容和表现形式上均不属于“技术”。通常，经营信息包括客户名单、供应商名单、采购价格、销售成本、销售价格等内容，完整的经营信息通常是权利人经过数年的比较与积累才形成的结果，直接影响企业的成本控制、价格体系。良好的经营信息可以为企业带来直接的经济利益，可以交易转让，因此经营信息也具有财产性，是无形财产的一种。结合《公司法》、《中外合资经营企业法》的相关规定，笔者认为，尽管这些规定没有将经营信息列入可作为出资的财产，但这些规定并没有穷尽所有的财产表现形式，比如著作权，企业名称权、域名权等，这可能局限于立法时的经济发展状况，随着社会的进步，经济的发展，许多原来没有价值的东西却有了很大的市场，原有立法已不太适应经济的发展。其次，从这些条文的立法本意而言，具有财产性就应当可以作为出资，经营信息既然是无形财产的一种，将其作为出资也并无不当。第三，依据民商法律私法自治的基本理念，法无明文禁止则可行。既然法律没有明文禁止，就可以认定以特定经营秘密作为对中外合资经营企业的投资合乎法律规定。
　　二、 外方以商业秘密出资的要求及程序
　　1、排除规定
　　对于外方以专有技术为代表的技术秘密作为对合资企业的投资，我国法律有比较详细的规定和要求。按照《技术进出口管理条例》第二条规定，“从中华人民共和国境外向中华人民共和国境内，或者从中华人民共和国境内向中华人民共和国境外，通过贸易、投资或者经济技术合作的方式转移技术的行为属于技术进出口。其中包括专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、技术秘密转让、技术服务和其他方式的技术转移”。根据该条规定，投资属于技术进出口行为，由此可知外商以技术秘密向中外合资企业出资的行为除了受我国各类企业法的规范，同时也受技术进出口法律法规的规范。根据《技术进出口管理条例》第九条规定，属于禁止进口的技术，不得进口。不得进口的技术不得作为出资，这是一种当然的排除。另外《技术进出口管理条例》第八条也规定，“有对外贸易法第十六条、第十七条规定情形之一的技术，禁止或者限制进口。国务院外经贸主管部门会同国务院有关部门，制定、调整并公布禁止或者限制进口的技术目录。”
　　2、实质要件
　　根据《中外合资经营企业法》第二十五条规定，作为外国合营者出资的工业产权或者专有技术，必须符合下列条件之一：（一）能显著改进现有产品的性能、质量，提高生产效率的；（二）能显著节约原材料、燃料、动力的。这两个条件是对商业秘密技术信息的最低限制，也是商业秘密作为出资的实质要件。当然对于以经营信息出资的要求，法律没有明确规定，笔者认为可以参照该条内容，即只要属于中方没有掌握的经营信息，能够降低经营成本，提高竞争力即可。这也是经营信息具备财产性质的最低要求。
　　3、形式要件
　　根据《中外合资经营企业法》第二十六条规定，外国合营者以工业产权或者专有技术作为出资，应当提交该工业产权或者专有技术的有关资料，包括专利证书或者商标注册证书的复制件、有效状况及其技术特性、实用价值、作价的计算根据、与中国合营者签订的作价协议等有关文件，作为合营合同的附件。本条对商业秘密出资的形式要件作出了规定，经营信息也可参照此条处理。
　　4、出资程序
　　外方以商业秘密作为出资，除了作为外资企业的一般设立程序之外，还有以下二个程序需要注意：
　　1）、作价。根据《中外合资经营企业法实施条例》第二十二条规定，合营者可以用货币出资，也可以用建筑物、厂房、机器设备或者其他物料、工业产权、专有技术、场地使用权等作价出资。以建筑物、厂房、机器设备或者其他物料、工业产权、专有技术作为出资的，其作价由合营各方按照公平合理的原则协商确定，或者聘请合营各方同意的第三者评定。同时该条例第第二十六条规定，外国合营者以工业产权或者专有技术作为出资，应当提交该工业产权或者专有技术的有关资料，包括专利证书或者商标注册证书的复制件、有效状况及其技术特性、实用价值、作价的计算根据、与中国合营者签订的作价协议等有关文件，作为合营合同的附件。商业秘密作价是商业秘密出资的前置条件，作价的方式可以是投资各方友好协商，也可以委托有关机构进行评估。当然在协商确定价格和评估过程中还涉及许多问题，将在下文进行讨论。
　　2）、审批。根据《中外合资经营企业法实施条例》第二十七条规定，外国合营者作为出资的机器设备或者其他物料、工业产权或者专有技术，应当报审批机构批准。因此在价格确定后，以商业秘密出资还需经审批机构批准。
　　值得一提的是，根据《技术进出口管理条例》第十七条规定，“对属于自由进口的技术，实行合同登记管理。进口属于自由进口的技术，合同自依法成立时生效，不以登记为合同生效的条件。”这条规定是本条例在2002年修改中出现新的规定，改变了旧条例坚持将审批行为规定为技术进出口行为生效要件的僵化体制，充分体现了私法自治的原则和鼓励并推动引进先进技术的立法政策，简化了以技术投资的程序。
　　三、商业秘密出资中应注意的几个问题
　　1、商业秘密价值的确定。
　　商业秘密最重要的特征是非公知性（或称秘密性）。同时商业秘密对客体，无论是技术秘密或者经营秘密在创新性上没有要求，也不受保护期限制。这些都和诸如商标专利版权等传统知识产权有很大不同，也造成了对商业秘密在作为出资时的诸多特殊法律争议。如何确定商业秘密的价值一直是一个见仁见智的话题。
　　依笔者的实践经验，在具体评估时有两种有针对性的方法。第一种是在商业秘密受到侵害后作为赔偿请求金额的评估，一般可以参考专利权侵权损害赔偿计算方法。通常以权利人因侵权所受实际经济损失、侵权人因侵权所得全部利润或者商业秘密许可合同金额由权利人选择其一计算。第二种是以商业秘密投资入股的价值评估，对此始终没有统一的方法。由于商业秘密的根本特征就是秘密性，需要特别注意商业秘密的保密程度对商业秘密价值有重大影响。在确保严格保密的前提下，可以将通过其他途径取得该商业秘密替代物所需成本作为计算依据。比如有关某种技术的商业秘密已经有能够达到相同效果的其他工艺申请获得了专利权，专利权的使用许可费就可以作为取得该商业秘密的估价标准。如果该技术秘密在市场上没有现成的替代物，可以按照第三人独立开发同类技术的成本计算。当上述方法在估算中均无法应用时，可以按照该商业秘密的使用带来的市场利益或者能够节约的成本来计算。知识产权的价值评估在会计中非常特殊，商业秘密的评估则格外特殊。这要求我们摆脱常规，根据实际情况寻求公平合理的计算方法。
　　2、保密问题
　　在商业秘密投资过程中，投资各方往往会不同程度的了解部分商业秘密内容，这是需要注意的问题，根据《合同法》第四十三条规定，当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用。泄露或者不正当地使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。这是一个法定侵权赔偿责任，也是投资各方必须遵循的守密义务。
　　在涉及委托第三方对商业秘密进行评估的情况下，为防止商业秘密的泄露，还应当与评估机构订立保密协议，明确保密义务与违约责任。
　　3、明确用以出资的商业秘密内容
　　由于商业秘密的特殊属性，在投资协议没有签署之前，商业秘密权利人一般不会将商业秘密的 详细内容对其他投资人进行披露。因此，在签署合资协议时除了权利人之外其余投资者并不确知商业秘密的具体内容。为了维护其他投资者利益，应在合资协议中对商业秘密的范围、内容等进行较为明确的限制与表述。在中外合资企业中外方以专利权作价出资在高科技企业中极为普遍。但是外方申请专利时通常会将关键技术加以保留，造成同一工艺在公开的专利文件中所披露的信息不充分，外方在申请专利时仍然控制着专利技术中极有价值的最佳实施方案。这样外方可以用专利和技术秘密对一个工艺进行双重保护。外方在合资谈判中除对专利技术的转让收取费用，同样对保留的商业秘密转让也不会无偿贡献给中方。这种看似不公平的情况实际符合法律的规定。只要专利文件中的披露满足法律的要求，权利人就可以对最佳实施方案等技术环节以商业秘密进行保留。由此外方对转让的专利技术属于同一工艺技术的商业秘密向中方另外收取费用是合法的。
　　明确用以出资的商业秘密或专利技术的范围，对现金出资方具有重要意义。在不少以商业秘密出资的案例中，资金投入方对商业秘密的属性不甚了解，造成投资失误甚至被骗巨资的情况。因此，在合资协议中应对商业秘密的内容进行明确约定，当然表述方法有很多，可以有结果表述法，即以使用该商业秘密所能达到的结果来划定商业秘密内容；还有特征描述法等。不同方法的使用，应视不同商业秘密而定，但其目的都是一样的，都是为了确保非商业秘密投入方的利益。
　　4、确定用以出资的商业秘密使用方式
　　另外，在众多合资案例中，外方在以商业秘密向合资企业出资后有可能继续控制该商业秘密，即在外方代表合资企业使用该商业秘密的同时对中方合作人保守秘密。比如以技术秘密出资后外方技术人员独家控制生产线的流程，不让中方有接触技术的机会。以经营秘密出资后外方单独负责合资企业市场销售渠道。法律条文中并没有对这种情况明确规定，需要双方在合同中约定。在没有约定的情况下，如果外方对中方保守秘密的行为没有对合资企业的运转造成不应有的障碍，并且也没有明显违反民事行为的诚实信用原则在法律上可以接受。因此如果中方合资的目的是需要掌握该项商业秘密，就应当在合资协议中明确该商业秘密的使用方式。