方法发明专利侵权诉讼的侵权判断、诉讼技巧及商业秘密保护

―--评蔡品杰、张建平诉海南国科兆信防伪科技有限公司等方法发明专利侵权案

吴登楼 上海市第二中级人民法院民五庭法官

　　〖案情〗
　　原告蔡品杰。
　　原告张建平。
　　被告海南国科兆信防伪科技有限公司。
　　被告上海兆信电码防伪技术有限公司。
　　蔡品杰、张建平和陆才安是专利号为ZL98110643.9 的"商品真伪的电话――计算机查询方法"发明专利的专利权人。2000年7月18日，陆才安向法院提出申请放弃本案原告的诉讼权利，不参加本案诉讼。蔡品杰、张建平和陆才安享有专利权的"商品真伪的电话――计算机查询方法"发明专利的权利要求为：商品真伪的电话――计算机查询方法，它包括下列步骤：（A）开始。开启电源，流程转入B步骤；（B）系统初始化。装载SCO UNIX操作系统，其中包括装载Dialogic语音卡的驱动程序和计算机网络通信的服务6程序，并为四条电话线路通道的每一条启动一个应答服务子系统，每一个在完成了电话线路通道打开后，流程都转到各自的C步骤，流程从C步骤的入口处分裂成四条完全相同的平行的子流程；（C/D）振铃判断/完成摘机。判断应答子程序有否收到振铃信号，如此时无查询者拨打查询电话，应答子程序未收到振铃信号，那么流程回到C步骤；如此时查询者拨打查询电话，应答子程序收到振铃信号，流程转到调用摘机应答子程序，完成线路的接通，并转到E步骤；（E）第一次语音播放。流程调用语音播放子程序，并播放提示输入防伪代码，流程转入F步骤，查询者从电话机31的耳机中听到该提示后，便在电话机31的键盘上按键输入欲查商品的商品代码；（F）读取查询者按键输入的欲查商品的商品代码。流程调用读代码子程序，接收从电话机31的按键上键入的商品代码，流程转到G步骤；（G）查商品代码数据库。流程调用查库子程序，在商品代码数据库28中检索F步骤中接收到的商品代码，得到商品真伪的结果，流程转到H步骤；（H）商品的真伪判断。判断结果是否为1，如果是1，那么流程转到J步骤，如果结果不是1，那么流程转到I步骤；（I）第二次语音播放，当商品代码未查到时播放。流程调用子程序，处理商品代码未查到时的语音应答，播放所查询的商品代码未查到的提示，流程转到K步骤；（J）第二次语音播放，当商品代码查到时播放。流程调用子程序，处理商品代码查到时的语音应答，播放所查询的商品是真品的提示，流程转到K步骤，查询者听到第二次语音播放时，就得到了明确的欲查询商品的真伪信息，完成了一次商品真伪的电话查询；（K）挂机。流程调用挂机处理子程序，实现线路的挂断，流程转到L步骤；（L）关机判断。此步骤是操作人员作出的判断，判断此时是否关机，如是，流程转到M步骤，如不是，流程转到C步骤；（M）结束。在本步骤的入口处，四条子流程又汇合成一条流程，切断电源，四条电话线路通道因无供电而停止工作；其中所说的商品代码是通过下列步骤形成的：第一步：为每一种商品按104件商品一个组分组，每个组分配一个由八位数组成的组号，该号一经分配，不再分配给另一种商品，件数大于104的商品，按每104件分配一个组号的原则继续为该商品分配新组号；第二步：对于每一个组，由计算机产生一个范围介于0－9的随机数y作为校验位生成位置指数，由计算机选取一个无理数r作为校验位生成因子，由计算机为每一个组生成一个位置调整指数M，该指数是0－9十个数字的一种随机排列；第三步：以流水号方式为选定组号的每一件商品分配一个序数；第四步：把计算机产生的随机数与计算机中的时钟值相加，取和的最低五位作为随机数，暂时排列在序数后面；第五步：把序数和随机数的每一个数字相加，和乘上计算机为选定组选取的校验位生成因子，无理数r，取积的小数点后的第y位数字作为校验位，暂时排列在随机数后面，以上的四位序数，五位随机数和一位校验位组成临时组内代码，把该代码从左到右排列的十位数字所占位置的号码，即数位号码依次规定为0－9号；第六步：根据位置调整指数M调整临时组内代码中的排列位置，把临时组内代码位于0－9号位上的十个数字分别覆盖在位置调整指数M内对应的十个数字0－9上，得到组内代码，排列在组号后，与组号一起组成一件商品的商品代码。
　　被告上海兆信电码防伪技术有限公司（以下简称"上海兆信公司"）是被告海南国科兆信防伪科技有限公司（以下简称"海南兆信公司"）在沪的电码防伪产品的代理商。被告"海南兆信公司" 的"电码电话防伪技术"被海南省保密局确定为国家秘密技术秘密级，解密日期为2013年6月。
　　原告蔡品杰、张建平诉称： 原告蔡品杰、张建平于1998年1月向国家专利局提出"商品真伪的电话－计算机查询方法"的发明专利申请，并于2000年4月被授予发明专利权，专利号为ZL98110643.9。该发明专利属数字、电话通信、计算机、数据库和情报检索的技术方法，主要由pc机、计算机通信网络接口、语音卡组成，经电话线和计算机通信线分别与电话机和商品代码数据库连接，pc机和存储器中存有用C语言编写的程序，消费者可借助该发明和所购商品的商品代码，用电话查询该商品的真伪。被告"海南兆信公司"自1996年成立，从事电码电话防伪技术产品的生产、销售。被告"上海兆信公司"系被告"海南兆信公司"在上海设立的经营同类产品的企业。两被告使用的电码电话防伪技术采用的方法，与原告专利方法完全相同。被告"海南兆信公司"原使用王浩然"通用产品防伪标记"、陈明发"密码防伪标识物"的实用新型专利与原告专利方法相同，现王浩然、陈明发的实用新型专利已被国家知识产权局宣告无效。原告认为，两被告的行为已经侵犯了原告的专利权。原告请求法院判令： 1、被告"上海兆信公司"、被告"海南兆信公司"立即停止对原告享有专利权的"商品真伪的电话－计算机查询方法"的侵害，停止使用原告的专利方法以及生产、销售依该专利方法获得的产品；2、被告"上海兆信公司"、被告"海南兆信公司"在全国性媒体上公开向原告致歉以消除影响；3、被告"上海兆信公司"、被告"海南兆信公司"连带赔偿原告经济损失人民币200万元。
　　被告"上海兆信公司"与被告"海南兆信公司"均辩称不侵犯原告的专利技术，请求法院驳回原告的诉讼请求。
　　鉴定专家经实地对被告"海南兆信公司"技术与原告的专利权利要求比较后认为，"海南兆信公司"的防伪查询技术与原告专利独立权利要求限定的系统结构和查询步骤的技术特征等同；"海南兆信公司"的防伪查询技术与原告专利独立权利要求限定的商品代码的生成步骤不相同也不等同。在鉴定报告中，法院根据被告"海南兆信公司"申请并经合议庭评议，同意被告对鉴定报告中M′二十一位数字编码组成和0′－0组内代码生成方法内容在鉴定书正文隐去的请求，并由鉴定机构以附件方式向法院提供。原告提供的部分技术资料涉及原告商业秘密的，经法庭许可，亦未向原告出示。
　　〖审判〗
　　上海市第二中级法院经审理认为：蔡品杰和张建平是专利号为ZL98110643.9发明专利的专利权人，有权提起本案诉讼。陆才安作为专利权人之一，明确表示放弃参加诉讼的权利，系对其享有的程序权利的处分。原告蔡品杰、张建平享有专利权的"商品真伪的电话――计算机查询方法"发明专利的合法权益受法律保护，但专利权的保护范围以该专利权利要求的范围为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。判断本案被告是否侵犯原告发明专利关键在于被告使用的防伪技术是否落入原告专利权利要求书保护范围。由于原告专利系方法发明专利，根据《中华人民共和国专利法》第五十七条第二款的规定，被告负有举证责任证明其使用的防伪技术方法与原告专利的方法不一致。所以，本院委托鉴定专家至被告处要求被告向鉴定专家公开其使用的相关技术，然后由鉴定专家逐项实地进行比较。法院认为，原告专利权利要求中的查询步骤和商品代码的生成步骤均为原告专利技术的必要技术特征。从专家的鉴定结论反映出，被告使用的防伪查询网络技术与原告专利权利要求中的查询步骤等同，但根据专利侵权判断全部覆盖的原则，仅此不足以证明被告的防伪查询网络技术已经侵犯了原告的发明专利权。被告使用的防伪查询网络技术在商品代码的生成步骤过程中，从密码位数、密码生成步骤及其密码位置的调整方法等方面与原告专利权利要求必要技术特征的相应部分存在质的区别，因此，法院认定被告使用的防伪查询网络技术未全部落入原告ZL98110643.9号专利权利要求的保护范围。从本案审理情况看，原告提供的证据不能证明被告已经侵犯了其专利权，而被告向法院和专家公开其技术经专家鉴定后也认定不构成侵权，因此，原告的诉请本院不予支持。并且，在本案诉讼过程中，为防止泄露企业的商业秘密，法院根据被告"海南兆信公司"申请对其有关核心技术采取一定保密措施符合法律规定。据此，法院判决原告蔡品杰和原告张建平的诉讼请求不予支持。案件受理费人民币、鉴定费及其实际支出费用三项费用共计人民币82，597元，由原告蔡品杰和原告张建平负担。
　　一审法院判决后，原被告均未上诉。
　　〖评析〗
　　本案在审理中，主要涉及以下问题：
　　1，方法发明专利的侵权判断和诉讼技巧。应当说，方法发明专利侵权的受理与其他知识产权侵权案件受理存在区别。由于原告一般难以提供被告的产品制作或设计方法的确凿证据，因此，原告实际上只需提供被告利用一定的方法制成的与原告专利方法制成的同样或近似的商品即可。根据法律规定，方法发明专利侵权的举证责任倒置，所以，被告有义务证明其商品的制作方法与原告的专利方法不同，否则，就要承担败诉的后果。尽管原告起诉时证明被告侵权的证据不充分，被告也强调其方法系商业秘密，但被告要免责的唯一途径是公开其技术方法与原告的专利方法进行比较。也因为原告立案时证据的不充分性，而且，他人即使是制作同样的商品可以用不同的方法，因此，原告诉讼风险大在情理之中。
　　在判断是否侵权时，首先要确定原告专利的权利保护范围。权利保护范围以权利要求书记载为准。对权利要求书的解释原则上采用字面解释。如果权利要求书中词义有异义的，按专利技术所属领域最通常的解释同时结合专利说明书和附图综合确定。本案原告的权利要求总体上分为查询步骤和商品代码生成步骤两大部分。每个部分又分若干节，每节之间及两大部分之间均用"；"分开，因此，可以断定原告权利要求书描述的内容为一个整体，查询步骤和商品代码生成步骤均为原告权利要求的必要技术特征。所以，只有被告"海南兆信公司"查询步骤和商品代码生成步骤与原告权利要求书表述的相同或等同，被告才构成侵权。经鉴定，被告"海南兆信公司"的防伪技术中的代码生成步骤与原告专利描述的商品代码生成步骤从结构、作用和效果等方面都不同，而且，商品代码生成步骤是原告专利技术创新所在，因此，被告的技术方法没有覆盖原告的专利技术特征，不构成侵权。
　　在方法发明专利中，原告最佳的诉讼技巧是在起诉同时提出对原告相关技术方法的证据保全。只有在被告没有防备的情况下，原告能够通过保全手段获取被告真实的技术方法和资料。如果被告接到原告的起诉状后，即便被告得的技术方法实际上侵犯了原告的方法专利，被告在研究原告的专利文献后，极易规避原告的专利方法，尤其是技术力量强的当事人。除非原告的专利方法是目前技术背景下能够生产或制作方法专利产品的唯一方法，但这种情况非常少。本案原告所以以败诉告终，跟原告诉讼技巧的缺陷有关。当然，本案主要是被告技术本身与原告专利方法存在区别。此外，在专利侵权诉讼中需要律师具有一定的专利知识和理工科专业背景，这有利于案件的顺利快速审理。本案原告在诉状上称，被告"海南兆信公司"原使用王浩然"通用产品防伪标记"、陈明发"密码防伪标识物"的实用新型专利与原告专利方法相同，现王浩然、陈明发的实用新型专利已被国家知识产权局宣告无效，据此认为被告侵犯了原告的专利权。然而，王浩然"通用产品防伪标记"与陈明发"密码防伪标识物"两实用新型专利在原告专利申请之前。因此，原告诉状陈述的事实只能证明被告使用的防伪查询网络技术不侵犯原告的专利权。代理律师对专利知识的贫乏可见一斑！！
　　2，方法发明专利侵权诉讼中被告商业秘密的保护。如前所述，原告起诉时非常可能对被告使用的技术方法的了解是不确切的、模糊的，侵权证据大多不充分。但根据方法发明专利举证责任倒置原则，被告有义务提供证据证明其使用的方法不侵犯原告的专利权。那么，被告势必要公开其使用的技术方法，并且往往是采取了一定保密措施的技术方法，这就极易泄密。如何在诉讼中保护当事人的商业秘密是这类案件审理的难点之一。本案在被告"海南兆信公司"提供证据证明确实存在可保护的商业秘密后，法院主要在以下几个环节视情采取措施：（1）证据交换和开庭过程中对被告"海南兆信公司"的部分核心技术证据不予公开出示。被告"海南兆信公司"在证据交换时，提交了其防伪系统的防伪编码方法及补充的防伪技术方案等证据，同时，请求法院不向原告出示上述技术资料。合议庭评议后同意了被告"海南兆信公司"的上述请求。笔者以为，本案决定是否将有关证据向对方当事人出示，主要应考虑以下因素：一是防伪技术属于特种行业，这种技术本身要求其对防伪编码的方法采取较高的保密措施。否则，编码方法一旦公开，易使他人通过反向工程破译编码制作参数。二是不向对方出示的证据材料仅限于被告的核心技术资料。三是被告提供的证据尽管不向对方当事人公开，但应当向法院和鉴定专家公开 。四是考虑到本案原被告技术对比以鉴定专家到被告处现场鉴定为准，被告技术不向原告公开某种程度上对原告实体权利并无损害。（2）鉴定过程中对被告核心技术的保密。首先，要求鉴定机构和鉴定专家保密。法院出具给鉴定机构的鉴定委托函中，明确要求鉴定机构对本案涉及的相关技术保密。如果鉴定专家接触被告的技术秘密后泄密的，应当承担民事责任，情节严重的应当承担刑事责任。其次，当事人的有关技术非鉴定必须的技术，可以不向专家公开。原则上被告应当向专家公开其使用的技术，保障专家鉴定的顺利进行。如果系鉴定所必须的技术资料或操作程序，被告不予公开或配合的，被告要承担举证不能的责任。但是，如果当事人的技术与本案鉴定没有利害关系的，当事人有权不向专家公开。如被告"海南兆信公司"密码生成的技术函数因与原告专利权利要求无关联性，所以，始终未向鉴定专家公开。第三，隐去鉴定报告中涉及当事人技术秘密部分。在鉴定机构出具鉴定报告前，被告向法院提出申请，要求鉴定报告因涉及被告的技术秘密不向原告出具。合议庭讨论认为，原告申请整个鉴定报告不向原告没有依据，但鉴定报告中涉及被告核心技术部分可以隐去。所以，经对鉴定报告内容审查，要求鉴定机构将原准备出具的鉴定报告中M′二十一位数字编码组成和0′－0组内代码生成方法内容在鉴定书正文隐去，由鉴定机构以附件方式将隐去部分向法院提供。对这部分内容隐去，有利于防止他人通过公开的实例和技术破译被告密码的生成参数和方法，也有利于市场秩序的稳定。但是，法院应当告知原告隐去部分内容的类别和大致概况。（3）当事人阅卷、法院的判决文书及归档中的对当事人商业秘密的保护。案件未审结前，一方当事人及其代理人阅卷的，书记员应将其他当事人案卷材料中涉及商业秘密的材料分拣出来，并将这部分证据不让阅卷人阅看。法院在制作法律文书尤其是判决书时，应当注意不要将一方当事人的核心技术的具体内容表述在判决书中，泄露当事人的商业秘密，因为，判决书无论如何是应当公开的。归档时，应当将涉及商业秘密的证据材料、笔录等归入案卷副卷，保障案件判决后当事人的商业秘密不被公开。
　　在决定一方证据是否向对方出示，笔者体会主要掌握三个原则：（1）当事人申请原则。法院是基于当事人的申请决定当事人的证据是否向对方出示，法院在程序的启动方面是消极的。法院主要审查当事人一方申请理由、对方抗辩的理由等是否成立。法院不应主动介入要求一方证据应向对方保密，除非该证据确实涉及国家机密或国家重大利益。（2）合议庭决定原则。当事人获取、了解对方当事人向法院提供的证据，这是当事人的一项诉讼权利。出于保护商业秘密的原因，决定是否向对方出示是诉讼中的一项重大事项，应当由合议庭讨论决定，确保程序和实体的公正合法。由合议庭审查决定当事人的申请是否成立，如果一方申请理由成立的，决定那些材料不向对方当事人出示。应当审查被告要求不向对方出示的证据是否案件定案的关键证据，如果是关键证据的，是否造成原告抗辩无从着手。即便是当事人在交换证据和庭审时不出示的证据，合议庭亦应决定对证据的类别和概括抽象的主要内容披露到什么程度。（3）公平合理原则。专利法未对方法发明专利中保护被告的商业秘密作出规定，只有民事诉讼法对商业秘密的保护作出原则性规定。而且，由于每个案件的技术含量、保密性均不同，难以对保密的内容、方式和程度作出划一的规定，因此，法官对方法发明专利侵权案件中证据内容是否披露等程序事项享有较大的自由裁量权，运用不当会影响案件的公正审理。笔者以为，合议庭要在保护当事人的诉权与保护商业秘密之间找到平衡点，相关证据的披露程度要公平合理，能够使对方当事人行使正当的诉权。